PROCESO No. 30-IP-2006

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 30-IP-2006

Interpretación prejudicial de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Parte actora: sociedad PFIZER INC.

Caso: marca “ZITROFOR”.

Expediente Interno: N° 269-2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de marzo del año dos mil seis.

VISTOS

La providencia dictada el 9 de noviembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 269-2004), en la cual “… se advierte que la Resolución número 1143-2001/TPI-INDECOPI, cuya nulidad procura a través del presente proceso Pfizer Incorporated, toma como precepto referencial, a fin de otorgar el registro de la marca de producto ZITROFOR solicitado por Instituto Quimioterápico Sociedad Anónima, para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomeclatura (sic) Oficial, al artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, y se declara que “deviene en necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial a efectos de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la decisión 486 … así como cual debe ser la debida aplicación de dicho dispositivo al caso sub examine, con el fin de coadyuvar a dilucidar la presente controversia”, por lo que “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente, con conocimiento de los sujetos procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 30 de enero de 2006, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones:

  1. De los hechos que se desprenden de la demanda y de otros escritos

    En la demanda formulada por el representante de la sociedad PFIZER INC. ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por virtud de la cual promueve “proceso abreviado contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- … solicitando la invalidez e ineficacia de la Resolución 1143-2001/TPI-INDECOPI de fecha 23 de agosto del 2001”, se alega que “Con fecha 11 de agosto del 2000, salió publicada en el diario oficial El Peruano la solicitud de registro de la marca de producto ZITROFOR presentada por Instituto Quimioterápico S.A., para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 …”; que “El 31 de agosto del 2000 mi representada PFIZER INC propietaria de la marca registrada ZITROMAX, que protege productos farmacéuticos de la Clase 5 … interpuso recurso de oposición al registro de la marca ZITROFOR …”; que “El Jefe de la Oficina de Signos Distintivos –División de Marcas- del INDECOPI, en su condición de autoridad de primera instancia administrativa, expidió la Resolución Nº 002195-2001/OSD-INDECOPI con fecha 7 de marzo del 2001, declarando infundada la oposición formulada y en consecuencia, dispuso el registro de la marca solicitada ZITROFOR a favor de Instituto Quimioterápico S.A.”; que “De inmediato mi representada interpuso recurso de apelación y es así cómo (sic), con fecha 23 de agosto del 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, actuando como segunda y última instancia administrativa, expidió la Resolución Nº 1143-2001-TPI–INDECOPI confirmando la resolución de primera instancia”.

    Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 269-2004” (folio 142), la “SENTENCIA DE LA SALA SUPREMA EN LO CIVIL: (…) declara INFUNDADA LA DEMANDA …”, el 29 de septiembre de 2003.

    Por último, obra en autos el texto del recurso de apelación ejercido por PFIZER INC. contra la sentencia de la citada Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú (folios 125 a 128).

  2. Del texto de la resolución impugnada

    La Resolución Nº 1143-2001/TPI-INDECOPI, del 23 de agosto de 2001, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala como “ANTECEDENTES” que “Con fecha 15 de junio del 2000, Instituto Quimioterápico S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto ZITROFOR para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial”; que “Con fecha 31 de agosto del 2000, Pfizer Inc. … formuló observación manifestando ser titular de la marca ZITROMAX en la clase 5 … con la cual el signo solicitado resulta confundible … ”; que “Con fecha 17 de octubre del 2000, Instituto Quimioterápico S.A. absolvió el traslado de la observación formulada por Pfizer Inc., manifestando que si bien los signos en conflicto comparten el prefijo ‘ZITRO’, éstos se diferencian en sus sufijos … Indicó que debía tenerse en cuenta que en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial existen varias marcas que contienen en su conformación la partícula ZITRO”; que “Con fecha 19 de setiembre del 2000, Glaxo Group Limited … formuló observación manifestando ser titular de la marca ZYFETOR en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta gráfica y fonéticamente confundible”; que “Con fecha 18 de octubre del 2000, Instituto Quimioterápico S.A. absolvió el traslado de la observación formulada por Glaxo Group Limited, manifestando que los signos en conflicto no son gráfica, fonética ni conceptualmente semejantes …”; que “Mediante Resolución N° 2195-2001/OSD-INDECOPI de fecha 7 de marzo del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones formuladas por Pfizer Inc. y por Glaxo Group Limited y otorgó el registro solicitado”; que “Con fecha 27 de marzo del 2001, Pfizer Inc. interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en conflicto comparten cinco de sus ocho letras ubicadas en igual orden”; y que “Con fecha 28 de marzo del 2001, Glaxo Group Limited interpuso recurso de apelación …”. La Resolución identifica como “CUESTIÓN EN DISCUSIÓN” la de “si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ZITROFOR y las marcas registradas ZITROMAX y ZYFETOR”.

    De la Resolución mencionada se desprende, entre otras consideraciones, que “Existen en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que contienen en su conformación la partícula ZITRO, tales como: ZITROGAL, ZITROZIN y ZITROBIOTIC”; que “Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (15 de junio del 2000) regulaban el registro de las marcas en el Perú eran la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena … y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina …”; que “Esta variación de las normas que regulan el registro de marcas, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo”; que, en materia de propiedad industrial, el límite entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas lo fija “la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 (…) De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486 … aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344”; que “… se advierte que los productos que el signo solicitado pretende distinguir (productos farmacéuticos) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distinguen las marcas registradas (productos farmacéuticos // preparaciones y sustancias farmacéuticas). Dado que la identidad de los productos incrementa el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el examen comparativo entre los mismos deberá ser más riguroso”; que “… tratándose de productos farmacéuticos, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades de salud”; que “la partícula ZITRO … es utilizada en la conformación de algunas marcas registradas en la clase 5 … el hecho que una partícula sea frecuentemente utilizada en la conformación de varias marcas no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo. Sin embargo, dicha partícula no será determinante para establecer la semejanza de los signos. Es en ese sentido que se indica que dicha partícula pierde relevancia a efectos de realizar el examen comparativo”; que “la Sala determina que no obstante distinguir los mismos productos, las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto permiten su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto a los productos … o respecto al origen empresarial de los mismos”; y que la Sala resuelve “CONFIRMAR la Resolución Nº 2195-2001/OSD-INDECOPI de fecha 7 de marzo del 2001 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto ZITROFOR … para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 …”.

  3. De los fundamentos de derecho de la demanda

    La demanda formulada por el representante de la sociedad PFIZER INC. se apoya en disposiciones nacionales y en los “artículos 134 y 136 inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”. En ella se sostiene que “la denominación ZITROFOR, no reúne los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 … por tanto, está incursa en la prohibición al registro de una marca, que se encuentra precisada en el artículo 136 inciso a) de la referida Decisión 486”; que “la marca ZITROFOR … a simple vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y por tanto sumamente confundible con la marca registrada ZITROMAX de propiedad de mi mandante …”; que “ambas...

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