PROCESO 19-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 19-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literal a); 89 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 414-03. Actor: L’OREAL Marca denominativa: “TRUE ILLUSION”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: L’OREAL.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

   Tercero interesado: UNILEVER N.V.

   2. datos RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

      1. El 4 de mayo de 1998, la sociedad L’OREAL solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo “TRUE ILLUSION” para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Después de haberse publicado el extracto en el diario oficial ‘EL Peruano’, dentro del plazo respectivo nadie formuló observaciones al registro del signo “TRUE ILLUSION”, por lo que la Oficina de Signos Distintivos – INDECOPI procedió a realizar el examen de registrabilidad.

      3. Mediante Resolución N° 014932-1998/OSD-INDECOPI de 21 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos-Indecopi negó el registro del signo denominativo “TRUE ILLUSION”, por ser similar a la marca denominativa “ILLUSION” de la compañía UNILEVER N.V., que distingue productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional ‘cosméticos, perfumería, polvos para cutis y similares’, (certificado N° 49251).

      4. Señaló el INDECOPI, que la semejanza entre ambos signos radica en que el término ILLUSION constituye el único elemento en la marca registrada y, a su vez, es el más característico del signo solicitado.

      5. L’OREAL interpuso recurso de apelación el 20 de enero de 1999, el que sustentó en que la Oficina de Signos Distintivos no tuvo en cuenta en conjunto la estructura gramatical, como tampoco que el primer elemento del signo solicitado es TRUE.

      6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 910-1999/TPI-INDECOPI de 22 de julio de 1999, resolvió rechazar el acuerdo de coexistencia marcaria, y confirmó la Resolución impugnada, denegando el registro.

      7. La actora promovió ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia proceso contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, solicitando la nulidad e invalidez de las Resoluciones 014932-1998/OSD-INDECOPI de 21 de diciembre de 1998 y N° 910-1999/TPI-INDECOPI de 22 de julio de 1999 y .

      8. Mediante sentencia de 24 de octubre de 2002, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada la demanda y, por lo tanto, la nulidad de las Resoluciones demandadas.

      9. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

      10. UNILEVER N.V. además de ser titular de “ILLUSION” tiene registradas las siguiente marcas:

          • TRUE LOVE (denominativa) certificado N° 8587, su vigencia hasta el 11 de julio de 2004, para distinguir “jabones, perfumes, aguas de colonia, aceites esenciales, cosméticos; preparaciones para el baño no medicadas; cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha, talco; preparaciones para el cabello, dentífricos, antiperspirantes, desodorantes para uso personal y todos los demás productos”.

          • TRUE LOVE (denominativa) y modelo para distinguir “jabones, perfumes, colonias, agua de tocador, aceites esenciales, cosméticos; preparaciones para el tocador no medicas; cremas y lociones para la piel; preparaciones para el cabello, dentífricos, antiperspirantes, desodorantes para uso personal y todos los demás productos”, certificado N° 14190, vigente hasta el 23 de julio de 2005.

      11. UNILEVER N.V. no formuló observación alguna, haciendo evidente que no se encontraba afectada con la solicitud de registro del signo TRUE ILLUSION. Prueba de ello, es la carta de consentimiento presentada el 5 de marzo de 1999, expedida a favor de la sociedad L’OREAL, en la que ambas partes señalan que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin riesgo de confusión para los consumidores, y mediante la cual se excluye de la solicitud de registro del signo TRUE ILLUSION, los productos: perfume, agua de tocador, y aceites esenciales para su uso personal.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora solicita la invalidez y revocación de las Resoluciones emitidas por el INDECOPI, para que, consecuencialmente, se otorgue el registro del signo TRUE ILLUSION. Al efecto expone como razones:

      1. Cumplidos los 30 días para presentar observaciones a la solicitud de registro del signo TRUE ILLUSION no se formuló ninguna por parte de UNILEVER N.V., titular de la marca registrada ILLUSION que ampara productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional ‘cosméticos, perfumería, polvos para cutis y similares’; además, la sociedad UNILEVER N.V. suscribió el 01 de febrero de 1999 una carta de consentimiento a nombre de L’OREAL, en la que se permite el registro y uso del signo solicitado TRUE ILLUSION, y en la que se indica los productos detallados en la solicitud de registro: ‘gels, sales para el baño y la ducha, jabones de tocador, desodorante para el cuerpo, cosméticos tales como cremas, leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos, protectores solares, maquillajes, shampoos, gels, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y el cuidado para el cabello, lacas para el cabello, tintes y preparaciones para decolorar el cabello, preparaciones para permanente, para rizar y ondular el cabello, dentífricos, exclusivamente’, considerando que las marcas podían coexistir en el mercado sin riesgo alguno de generar confusión.

      2. Desde el punto de vista gráfico y fonético, los signos TRUE ILLUSION e ILLUSION difieren en el número y secuencia de sus sílabas, así como de su estructura gramatical.

      3. ILLUSION significa ilusión en español y, en consecuencia, el público consumidor lo puede asociar fácilmente con su traducción castellana por la similitud en su escritura, mientras que el término TRUE significa verdadero, verdad, real y la asimilación por parte de los consumidores se presenta como una denominación de fantasía; además, para el consumidor será la primera sílaba TRUE la que recuerde con facilidad, siendo éste un elemento diferenciador importante para evitar el riesgo de confusión.

      4. El público consumidor pone especial atención y cuidado cuando adquiere productos de belleza; es por ello que se hace un buen observador de la marca, origen empresarial, etc. Y por lo tanto, la coexistencia de los signos TRUE ILLUSION e ILLUSION no genera ningún riesgo de confusión ante los consumidores de los mismos.

   3. La contestación a la demanda.

      El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      1. Los signos confrontados pertenecen a distintos titulares pero tienen similitud tanto en los productos que amparan (clase 3 de la Clasificación Internacional), como en las marcas mismas y, en consecuencia, no pueden coexistir pacíficamente en el mercado ya que se expenden en los mismos establecimientos comerciales.

      2. El consumidor no compara marcas, sino que recuerda el componente de la misma. ILLUSION es el término que con mayor facilidad puede ser captado por su traducción al castellano, lo que no ocurre con el término TRUE que nada significa ni evoca para el público consumidor.

      3. El riesgo de confusión es mínimo cuando el consumidor es profesional o especializado, lo que no sucede en el presente caso, dado que los productos que se pretende amparar con el signo solicitado son de consumo masivo, y no como lo indica el demandante, de consumo privilegiado, por lo que debe ponerse mayor atención al consumidor medio.

      4. Otro pormenor de la utilización de un mismo término:

         “… entre “ILLUSION” y “TRUE ILLUSION” en las que se repite el componente “ILLUSION” generándose así en el consumidor la impresión de que ambas marcas distinguen productos vinculados y fabricados por la misma unidad empresarial cuando en realidad ello no es así”.

      5. Las Resoluciones impugnadas no han incurrido en causal de invalidez alguna al rechazar el acuerdo de coexistencia marcaria, ya que el artículo 158 del Decreto Legislativo N° 823, dispone que es potestad del INDECOPI rechazar este tipo de acuerdo privado en resguardo del interés público, cuando la similitud entre las marcas sea de tal grado que pueda generar riesgo de confusión.

         De conformidad con el informe del Juez Consultante y de los documentos enviados, se desprende que la sociedad UNILEVER N.V. no contestó la demanda.

   4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de 24 de...