PROCESO 9-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 9-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: AMERICAN CYANAMID COMPANY. Marca: ““NOVARONA””. Expediente Interno: 1938-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 7 de diciembre de 2005, se ajustó, suficientemente, a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 14 de febrero de 2006.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY; la parte demandada es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Turismo, Industria, Integración y Negocios Comerciales Internacionales del Perú.

   Se considera como beneficiario de la Resolución, objeto de la impugnación, a la sociedad BINDECOR S.A.

2. Acto demandado

   La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY plantea que se declare la ilegalidad de la resolución administrativa dictada por el INDECOPI: 312-2000/TPI-INDECOPI, de 1 de marzo de 2000 que confirmó la Resolución N° 11884-1999/OSD-INDECOPI, de 27 de octubre de 1999 y otorgó el registro del signo “NOVARONA” solicitado por BINDECOR S.A. para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas y todos los demás productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

      - El 26 de febrero de 1999, la sociedad BINDECOR S.A. solicitó el registro del signo “NOVARONA” para proteger productos comprendidos en la clase internacional Nº 5.

      - El 30 de marzo de 1999, fue publicada la solicitud del registro para efectos de observaciones.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, se formularon observaciones por parte de LABORATORIOS HIGEA DE COLOMBIA LTDA., y AMERICAN CYANAMID COMPANY.

      - LABORATORIOS HIGEA DE COLOMBIA LTDA. presentó observación al registro en el hecho de ser propietaria de la marca NOVARONA en la República de Colombia, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, esta observación no fue acogida por parte de la Oficina de Signos Distintivos ya que no cumplió con presentar el poder requerido con dicha Entidad, respecto a las facultades de representación de la persona que suscribe su escrito de observación, razón por la cual mediante proveído de fecha 31 de agosto de 1999 se tuvo por no presentada su observación.

      - AMERICAN CYANAMID COMPANY argumentó la titularidad de la marca “NOVANTRONE” registrada bajo certificado Nº 74041, que distingue los mismos productos de la Clase 5; afirmó que “ambos signos están conformados por el mismo número de sílabas y similares números de letras, además de lo cual presentan identidad en sus primeras sílabas y comparte algunas letras en sus demás sílabas”.

      - Bindecor S.A. contestó la observación deducida por American Cyanamid Company sosteniendo que la marca solicitada NOVARONA y la marca de American Cyanamid Company, NOVANTRONE, no son confundibles entre sí.

      - El 27 de octubre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución N° 011884-1999/OSD-INDECOPI, por medio de la cual resolvió no considerar la primera observación por no haber presentado poder en el cual consten las facultades de representación de la persona que suscribe el escrito de observación; declarar infundada la observación formulada por AMERICAN CYANAMID COMPANY; y, ordenar la inscripción en el Registro de Marcas el signo “NOVARONA” a favor de BINDECOR SOCIEDAD ANONIMA.

      - El 9 de noviembre de 1999, la sociedad observante AMERICAN CYANAMID COMPANY interpuso el recurso de apelación contra la resolución emitida por el INDECOPI.

      - El 20 de diciembre de 1999 BINDECOR S.A. contestó la apelación interpuesta reiterando los argumentos anteriormente expuestos.

      - El 1 de marzo de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI expidió la Resolución N° 312-2000/TPI-INDECOPI en la cual se confirmó la resolución inicial Nº 11884-1999/OSD-INDECOPI y en consecuencia, otorgó el registro del signo “NOVARONA” solicitado por BINDECOR S.A.; señalando que “Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado NOVARONA y la marca registrada NOVANTRONE, desde el punto de vista fonético se aprecia que presentan una distinta secuencia de vocales (O-A-O-A/O-A-O-E). Asimismo, cabe precisar que la segunda (VA/VAN), tercera (RO/TRO) y cuarta (NA/NE) sílabas de los signos tienen una estructura distinta, lo cual determina que los signos presenten una entonación y pronunciación disímil. Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos presentan una similar extensión, sólo coinciden en las primeras letras, lo cual determina que ambos posean una escritura e impresión visual de conjunto distinta. En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala determina que a pesar de que los productos que distingue la marca registrada se encuentren comprendidos entre uno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos es posible su coexistencia en el mercado sin inducir al público consumidor a que confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos.”

      - La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY interpuso la presente acción, en contra de la Resolución Nº 312-2000/TPI-INDECOPI; y, solicitó que se declare la invalidez e ineficacia de la misma, disponiéndose la cancelación del registro solicitado.

      - La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa; y, en consecuencia, INEFICAZ la Resolución Nº 312-2000/TPI-INDECOPI, debiendo CANCELARSE el Certificado de Registro de la marca NOVARONA concedida a favor de BINDECOR S.A.

      - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual; y la sociedad BINDECOR S.A. presentaron el recurso de apelación en contra de la resolución emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema.

   2. Escrito de demanda

      La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY, con domicilio en los Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

      Los argumentos principales en que fundamentó su demanda son los siguientes:

      Sostiene que “la resolución impugnada es inválida por cuanto ha concedido el registro como marca para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional a la denominación NOVARONA que es confundible con una marca previamente registrada a favor de la recurrente, esto es la marca NOVANTRONE, con Certificado de Registro N° 74041, y que está destinada a distinguir los mismos productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional”.

      Afirma que “de la apreciación en su conjunto y en forma sucesiva de las marcas NOVANTRONE y NOVARONA, y desde el grado de percepción del consumidor medio, y dando mayor énfasis a sus semejanzas que a sus diferencias, se aprecia que estas marcas son confundibles entre sí. Además distinguen los mismos productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional”.

      Asevera que “La Oficina de Signos Distintivos ha emitido diversas resoluciones que constituyen jurisprudencia administrativa y en las cuales se declaran confundibles signos que presentan entre sí mayores diferencias que las mínimas existentes entre las marcas en cuestión.”. Cita, al respecto, ocho casos similares y expresa que “Si las marcas citadas han sido consideradas confundibles entre sí, con mayor razón debe considerarse a las marcas en...