PROCESO 16-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 16-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: Sociedad SCHERING-PLOUGH LTD. Marca: “Z-MAX”. Expediente Interno N° 7212-2000-MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Luis Rosero Morales.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por medio de auto de 14 de febrero de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad SCHERING-PLOUGH LTD. La parte demandada es el Director Nacional de Propiedad Industrial (E); el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI); y, el Procurador General del Estado.

   Se considera como tercero interesado del acto administrativo impugnado, a la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA.

2. Acto demandado

   La sociedad SCHERING-PLOUGH LTD., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la resolución administrativa Nº 0976242, de 28 de febrero de 2000, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) y, notificada el 1 de marzo del mismo año, en la cual se resolvió rechazar la primera observación; aceptar la segunda observación presentada por la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA, con fundamento en las marcas de su propiedad “MAX, ACROMAX, GENTAMAX y VITAMAX”; denegar el registro de la denominación “Z-MAX” solicitada por la actora; y, disponer el archivo del expediente.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales, relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

      - El 15 de julio de 1998, la sociedad SCHERING-PLOUGH LTD. solicitó el registro del signo “Z-MAX”, para amparar “preparaciones para el tratamiento de la disfunción sexual humana”, pertenecientes a la clase internacional Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

      - Publicado el extracto de la referida solicitud se formularon dos observaciones; una, por parte de la firma INSTITUTO SIDUS INDUSTRIAL COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA; y, la segunda, por la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA.

      - El 28 de febrero de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) emitió la Resolución N° 976242 en la cual resolvió rechazar la primera observación; aceptar la segunda observación presentada por la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA, con fundamento en las marcas de su propiedad MAX, ACROMAX, GENTAMAX y VITAMAX, que distinguen los mismos productos de la Clase 5; y, denegó el registro del signo solicitado.

   2. Demanda

      LA SOCIEDAD SCHERING-PLOUGH LTD., organizada y existente de acuerdo con las leyes de Suiza, con domicilio en Lucerna, Suiza presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

      Los principales argumentos que fundamentó, a través de apoderado, fueron los siguientes:

      Considera la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, afirmando que “La marca Z-MAX es un signo perceptible y suficientemente distintivo, en consecuencia es un signo registrable acorde con la ley”.

      Señala que la marca solicitada es registrable “Más aún, si tomamos en cuenta que existen muchas marcas que contienen la partícula MAX usadas como afijos de algunas marcas que protegen productos de la Clase Internacional 5, a saber: MAX-SOAP, MAXAIR, MAXAQUIN, MAXCEF, MAXI, MAXI LADY, MAXI MATERNITY, MAXI-BETA, MAXIBAN, MAXIPIME, MAXIUS (PALABRA), MAXORAL, MAXZIDE, etc, etc, y que han coexistido con las marcas MAX, ACROMAX, GENTAMAX y VITMAX de ACROMAX, LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA; por consiguiente, la registrabilidad de la marca Z-MAX de mis mandantes es incuestionable. MAX no es un afijo susceptible de apropiación, pues es evidente que ha coexistido con muchas marcas, e inclusive con Z-MAX dentro de la Comunidad Andina”.

      Finalmente expresa que “(...) es evidente que la argumentación del Director Nacional de Propiedad Industrial para aceptar la observación presentada y rechazar el registro de Z-MAX, es contraria a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y a la Ley de Propiedad Intelectual”.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI), da contestación a la demanda interponiendo las siguientes excepciones:

1. - Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

2. - Se ratifica en la Resolución Nº 976242, materia de la impugnación, por considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, deduce varias excepciones, entre ellas, la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   Hace un resumen de los antecedentes de la causa en controversia y afirma que “Con relación a la primera observación y tratandose (sic) de preparados químicos y farmacéuticos no se puede decir que haya confusión de nombres cuando éstos, si bien idénticos en su desinencia, difieren en su radical. Desconocer esta conclusión llevaría a conceder la posibilidad legal de que un comerciante o fabricante adquiera el monopolio de un (sic) casta (sic) clase de productos químicos y farmacéuticos con sólo registrar el nombre técnico con una sola variante de la ortografía. Las marcas Z-MAX del solicitante y HEMAX del observante pueden coexistir pacíficamente sin causar confusión al público consumidor”.

   Continúa aseverando que “Con relación a la segunda observación, se concluyó que la marca solicitada Z-MAX y la marca MAX del observante son idénticas y confundibles a simple vista, ya que los productos que protegen están encasillados en la misma clase internacional, (…)”.

   Indica que “Cuando las marcas distinguen productos farmacéuticos su coexistencia se hace más delicada y peligrosa y en consecuencia debe extremarse el rigor comparativo, ya que al poseer una incidencia en la salud pública ha de otorgarse de la manera más eficaz al público destinatario; porque no todos (sic) medicamentos son vendidos previa receta médica, además en ocasiones, productos farmacéuticos con denominaciones y componentes similares tienen unos efectos y finalidad completamente diferentes, por lo que la confusión podría provocar un peligro para la vida o la salud”.

   La Procuraduría General del Estado, contesta la demanda y afirma que “(...) corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio”, por ser el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa.

   Comparece al proceso en mención, según lo señala, “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso”.

   4. Tercero interesado

   La compañía ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA, organizada y existente según el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, deduce las siguientes excepciones:

1. - Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho.

2. - Legalidad y legitimidad del acto administrativo impugnado.

3. - Semejanza e Identidad entre los signos Z-MAX y MAX.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de febrero de 2006.

2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas

   Tomando en cuenta que las normas, objeto de la solicitud de interpretación, corresponden a los artículos 81, 82 literales a), d) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que la solicitud de registro como marca del signo “Z-MAX” fue presentada el 15 de julio de 1998, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión, procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344. No se interpretarán los literales a), d) y h) del artículo 82, por considerar que no son pertinentes.

   Examinadas la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar, de oficio, el artículo 84, por considerar que se trata de una disposición aplicable al caso controvertido.

   En consecuencia los textos de las...