PROCESO 18-IP-2006

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 18-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales a), d) y e); 84 y 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 263-2004. Actor: ASAHI BREWERIES LTD. Marca: “ASAHI (mixta)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: ASAHI BREWERIES LTD.

   Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES – MITINCI.

   INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

   Tercero interesado: YOLANDA OSHIRO DE HIGA.

   2. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos de la demanda.

      Entre los principales hechos narrados en la demanda, se encuentran los siguientes:

      1. La señora YOLANDA OSHIRO DE HIGA, por intermedio de apoderado, solicitó el 3 de noviembre de 1999 ante el INDECOPI, el registro del signo mixto “ASAHI” para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 94296-1999. La marca se constituye por el logotipo conformado por la figura de una muñeca oriental vestida con kimono, sosteniendo una flor, la denominación “ASAHI”, la figura de un sol estilizada y dos caracteres chinos, todo en combinación de colores negro, rojo, anaranjado, amarillo, rosado, marrón y blanco, que se ilustra de la siguiente manera:

         En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en el diario oficial El Peruano, la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. presentó observaciones al registro del signo mixto “ASAHI”, con base en la marca mixta “ASAHI”, registrada en Japón y en otros países del mundo, para amparar cervezas, bebidas no alcohólicas, productos farmacéuticos y productos alimenticios. La marca observante se ilustra de la siguiente manera:

      2. El Indecopi, mediante Resolución N° 000152-2001/OSD-INDECOPI del 17 de enero de 2001, declaró infundada las observaciones presentadas por la sociedad ASAHI BREWERIES LTD, y concedió el registro como marca del signo mixto “ASAHI”

      3. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de apelación.

      4. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución N° 1234 – 2001/TIP-INDECOPI del 7 de septiembre de 2001, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución impugnada.

      5. El 26 de octubre de 2001, la sociedad ASAHI BREWERIES LTD., mediante apoderado promovió ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia proceso abreviado contra el Indecopi, solicitando la invalidez e ineficacia de las Resoluciones citadas.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que con la expedición de las Resoluciones demandadas se violaron los artículos 180 y 2 de de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

      1. La marca “ASAHI” en Japón y en otros países del mundo es notoria, tal y como lo demuestran los medios probatorios ofrecidos.

      2. La administración no tuvo en cuenta que el artículo 2 de la Decisión 486 señala expresamente que: “con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada país miembro concederá a los nacionales de los demás países miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que le otorgue a sus propios nacionales”. Lo anterior quiere decir que la administración tiene la obligación de dar un trato igualitario a aquellos que no forman parte de la Comunidad Andina o no han suscrito el Acuerdo de Cartagena. Basta entonces con que una marca sea notoriamente conocida en un País Miembro para que dicha notoriedad sea reconocida por los demás y, además, en aplicación del artículo 2 de la mencionada Decisión, dicho criterio debe hacerse extensivo al resto de países que no son miembros del Acuerdo de Cartagena, pero sí del Convenio de París; en consecuencia, la marca “ASAHI” debe ser reconocida como notoria en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

      3. La administración no tuvo en cuenta que para reconocer la notoriedad es suficiente que el conocimiento llegue al sector pertinente y no al total de la población. Los documentos ofrecidos para demostrar la notoriedad de la marca se destinan al sector empresarial o económico y, por lo tanto, no se puede afirmar que la marca “ASAHI” no sea conocida por el sector empresarial respectivo.

      4. La señora Yolanda Oshiro de Higa actuó de mala fe, por las siguientes razones:

         • Tenía conexión con Japón y, por lo tanto, sabía de la existencia de la marca “ASAHI”, ya que la marca solicitada utiliza caracteres japoneses cuyo significado es ASAHI. Además, incluye un logo compuesto con una muñeca con ropaje japonés y la figura de un sol naciente.

         • La interesada ha presentado escritos en dos o más oportunidades, modificando el signo que quiere registrar ASAHI por ASAJI; pero esta última es precisamente la forma de pronunciar la marca ASAHI, aspecto que sólo lo puede saber alguien que tiene vínculos con Japón.

         • Lo que se pretende generar es el debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca “ASAHI”, o el aprovechamiento de la reputación de la misma.

      5. Las Resoluciones impugnadas no tuvieron en cuenta que entre los productos que protegen las marcas en conflicto existe conexión competitiva. En efecto, la marca “ASAHI” se solicitó en Perú para ropa de vestir, mientras que la marca “ASAHI” de ASAHI BREWERIES LTD. ampara cervezas, bebidas no alcohólicas, alimentos y medicamentos, que son publicitados por ciertos productos de la clase 25.

      6. El INDECOPI no realizó un análisis comparativo adecuado. Para determinar que los signos son confundibles basta una simple comparación, ya que el elemento denominativo, aquel capaz de identificar el origen empresarial, es idéntico tanto en su parte gráfica como en su parte fonética.

      7. Al realizarse entre los signos en conflicto un cotejo conjunto y de forma sucesiva, se tiene que dejan la misma impresión visual en la mente del consumidor ya que presentan elementos y caracteres comunes tanto en su aspecto gráfico como en el fonético, que impiden su coexistencia pacífica en el mercado.

      8. La sociedad ASAHI BREWERIES LTD., se encuentra amparada por los Convenios Internacionales de París y Washington.

   3. La contestación a la demanda.

      El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      1. El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

      2. La marca “ASAHI” no puede ser comparada de manera alguna con el caso excepcional de marcas como “COCA COLA”, que por su grado de conocimiento en el público no requiere de mayor prueba para ser reconocida como notoria y, por lo tanto, se debe aplicar la regla general, según la cual la parte que alega la notoriedad debe acreditarla.

      3. La documentación presentada por el demandante no prueba la notoriedad de la marca “ASAHI” en ninguno de los países de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

         • Los certificados de registro de la marca “ASAHI” en diversos países sólo demuestra el interés de su titular por protegerla, pero no demuestra la extensión del uso de la marca, ni su conocimiento por parte del sector pertinente.

         • Toda la publicidad presentada se encuentra en idioma inglés, sin que se haya acreditado que al menos alguna de ella hubiera circulado en Perú o en algún País Miembro de la Comunidad Andina.

         • El libro WORLD’S GREATES BRANDS constituye una publicación de las marcas que se consideran notorias en algunos países como Japón, pero no dice nada acerca de si dicha marca goza de esa calidad en los Países de la Comunidad Andina.

         • La información que se encuentra en la página web de la empresa demandante demuestra que su conocimiento se da principalmente en Japón, y que su expansión en el extranjero no abarca ninguno de los países de la Comunidad Andina.

         • La demandante ha reconocido el desconocimiento de su marca en los países de la Comunidad Andina, ya que sostuvo, al interpretar erróneamente el artículo 2 de la Decisión 486, que a su marca debe reconocérsele como notoria en los Países de la Comunidad Andina porque supuestamente la ostenta en Japón.

      4. El artículo 2 de la Decisión 486 establece un trato igualitario para los nacionales de cualquier país miembro de la OMC o del Convenio de París; lo anterior quiere decir que al nacional de cualquiera de esos países no se le puede dar un trato menos favorable que el que se le concede al nacional de un País Miembro de la Comunidad Andina.

         Dicha norma de manera alguna puede...