PROCESO 10-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 10-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: OLYMPIKUS. Actor: sociedad CALCADOS AZALEIA S.A. Proceso interno Nº 2432-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 306-2005-SCS-CS de 29 de noviembre de 2005, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 7 de diciembre de 2005, por el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2432-2003.

La providencia del 9 de noviembre de 2005, por la que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dice: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto de la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 inciso a) de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial –Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente …”.

El auto de 14 de febrero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 306-2005-SCS-CS de 29 de noviembre de 2005 complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad CALCADOS AZALEIA S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI. Tercero interesado: Roberto Padilla Ramírez.

2. Hechos

   El 26 de octubre de 1999, Calcados Azaleia S/A, solicitó el registro como marca del signo OLYMPIKUS para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “Vestidos, calzados y sombrerería”. El 26 de noviembre de 1999 la Oficina de Signos Distintivos ordenó la publicación de dicha solicitud, dejando constancia que se consideraban como productos a distinguir: “prendas deportivas, calzado deportivo y sombrerería, sin incluir los accesorios por tratarse de una ampliación (sic) de los productos solicitados inicialmente”, tal y como señala la Resolución Nº 1116–2000.

   El 30 de diciembre de 1999, Roberto Padilla Ramírez, presentó observación al registro del signo OLYMPIKUS (denominativo), en base al registro previo de la marca OLÍMPICO (denominativa), que distinguen zapatos de fútbol y demás de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Por Resolución Nº 005496-2000/OSD-INDECOPI de 28 de abril de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado.

   El 25 de mayo de 2000, Calcados Azaleia S/A, interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 005496 del 2000, y el 06 de octubre de 2000, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emite la Resolución Nº 1116–2000/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución Nº 005496-2000/OSD-INDECOPI y en consecuencia, negó el registro del signo OLYMPIKUS..

   Calcados Azaleia S/A interpuso demanda contencioso administrativa contra la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI a fin de que se deje sin efecto la Resolución Nº 1116-2000/TPI-INDECOPI.

   En este Proceso Contencioso Administrativo 018-2001, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el 26 de junio de 2003, al considerar la Resolución Nº 1116-2000 del INDECOPI y la petición de la sociedad CALCADOS AZALEIA S/A, declaró “INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta…”. Sin embargo cabe señalar que en el considerando tercero erróneamente cita, el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, diciendo: “… no pueden ser registradas como marcas aquellos signos que, en relación a los derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido…”, lo que motivó la observación por parte del demandante Calcados Azaleia S/A., quien, al momento de formular la Apelación de Sentencia del 6 de agosto de 2003, dice: “…lo que más sorprende es que la sentencia apelada se refiere al signo solicitado como un ‘nombre comercial’ como se aprecia del extracto reproducido, la Sala Civil considera que ‘el nombre comercial de la actora y la marca de la demandada son signos mixtos’”.

   El 11 de febrero de 2004, el Ministerio Público emite Dictamen Nº 367-2004 y opinó que “… se declare Nula la sentencia apelada y se renueve el acto procesal conforme a ley”, en razón del error cometido por la Sala a momento de expedir la sentencia recurrida en el tercer considerando “al aplicar indebidamente el inciso b) del artículo 83 de la Decisión 344…”. Además adjuntó un resumen de la causa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte actora, en demanda contencioso administrativo ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, sostiene que la marca OLÍMPICO, en que se sustenta la denegatoria de la solicitud del signo distintivo OLYMPIKUS, está inscrita para distinguir exclusivamente zapatos de fútbol, de la clase 25. Asimismo sostiene que: “si bien los zapatos de fútbol… están comprendidos dentro de la definición ‘calzado’ a que se refiere el petitorio de la marca OLYMPIKUS, no debe dejar de tenerse en cuenta que en el tramite del procedimiento de registro … formuló una restricción de productos a distinguir… La restricción indicada fue deducida mediante escrito de fecha 22 de setiembre del 2000 … La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, sin embargo, no tomó en cuenta tal restricción de productos y resolvió sobre la errada apreciación de que se trata de una ‘identidad de productos’”.

   Al referirse a la identidad de productos, se fundamenta en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 60 diciendo: “… (norma vigente a la fecha en que fue expedido el certificado de registro de la marca OLÍMPICO), en los procedimientos de registro de la marca… sólo era necesario indicar en las respectivas solicitudes ‘la clase o clases de productos o servicios para los cuales se solicita el registro de marca’ … Era pues válido, bajo esa norma, la utilización de frases genéricas y abstractas, como la frase ‘y demás’, para hacer referencia mas que a un producto o servicio específico, a todos los productos o servicios de la clase en general”.

   Respecto a la similitud fonética y conceptual de las denominaciones OLÍMPICO y OLYMPIKUS sostiene que: “…INDECOPI no ha tenido en consideración que el signo que sustenta la denegatoria de la autoridad administrativa (OLÍMPICO), carece de fuerza distintiva suficiente y, por tanto, no constituye en sí un impedimento para el registro de la marca OLYMPIKUS …”.

   La debilidad del signo OLÍMPICO se da porque: “la denominación olímpico alude necesariamente a la práctica deportiva y como tal no puede ser privativa de ningún agente económico”. Por otro lado, argumenta que “… es válida la utilización comercial de palabras derivadas del término {olímpico} (como concepto) y, por supuesto, la formación de marcas que incluyan tales términos”.

   Con relación a la naturaleza de los productos y su forma de comercialización, dice que: ”…OLÍMPICO consigna como producto a distinguir, específicamente, zapatos de fútbol, producto que no será distinguido con el signo solicitado OLYMPIKUS, (sic) Se aprecia entonces, que los signos analizados no distinguen los mismos productos, lo que permite la coexistencia pacífica en el mercado del signo solicitado y de la marca OLÍMPICO”.

   Sobre la semejanza gráfico fonética del término OLYMPIKUS, señala que: “en relación con cualquier marca que contenga uno de los vocablos derivados de Olimpo, y particularmente con la marca registrada OLÍMPICO en que se sustenta la observación, se debe...