PROCESO 006-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 006-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ATEX. Actor: Sociedad HENKEL KGaA. Proceso interno Nº 2002–00001.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida adjunta al oficio 1383 de 19 de agosto de 2005, por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, relativa a los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-00001;

El auto de 14 de febrero de 2006 mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjuntada al oficio Nº 1383, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es HENKEL KGaA., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado es la sociedad PEGATEX LTDA.

2. Hechos

   El 28 de mayo de 1996, la sociedad PEGATEX Ltda. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro como marca del signo “ATEX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, artículos de encuadernación; materias adhesivas para papelería, goma adhesiva para papelería, materias pegamentosas para papelería, cintas adhesivas, goma de almidón, (cola) goma de borrar, goma de pegar, goma de raspar, lápices de goma, goma para tinta”. El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 433 de 19 de julio de 1996, a la que no se presentaron observaciones.

   Mediante Resolución Nº 26557 de 29 de noviembre de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos, concedió el registro a la marca nominativa ATEX, a favor de la sociedad PEGATEX Limitada.

   De acuerdo al consultante y a la demandante, la Sociedad HENKEL KGaA. solicitó el registro de la marca PATTEX, siete años antes de que se tramitara la solicitud de registro del signo ATEX. La Jefe de la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 28912 del 31 de octubre del 2000 resolvió negar el registro de la marca PATTEX. Contra dicha Resolución se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución Nº 4208 del 16 de febrero de 2001, la misma División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición interpuesto, en forma desfavorable, confirmando el acto recurrido en todas sus partes. Y mediante Resolución Nº 28649 del 30 de agosto de 2001, al resolver el recurso de apelación interpuesto se confirmó la Resolución impugnada.

   Por el escrito del tercer interesado se complementan los hechos, como se transcribe a continuación: “La marca ATEX para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 fue solicitada por PEGATEX LTDA el día siete (7) de febrero de 1983, dentro del número de expediente 92-219563. Dicha solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 322 del 30 de agosto de 1985. (…) La marca fue posteriormente concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y estuvo vigente hasta el 11 de febrero de 1991, es decir, la marca ATEX clase 16 en cabeza de PEGATEX LTDA se encontraba vigente para la fecha de solicitud de la marca PATTEX dentro del expediente 92-297235 en 1989 (…) Por otra parte, la marca PATTEX en clase 16 también se encontraba registrada en el año 1984, cuando HENKEL KGaA solicitó su renovación dentro del expediente No. 92-228964A, la cual le otorgó vigencia a la marca entre los años 1984 y 1989 (…) Lo anterior nos permite concluir que las marcas ATEX y PATTEX en clase 16 coexistieron pacíficamente en el mercado, al amparo del Estado, entre los años 1986 y 1989”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio al no otorgar el registro de la marca está vulnerando el artículo 83 literal a), toda vez que: “… en el estudio de registrabilidad de la marca ATEX, se omitió la existencia de la marca PATTEX previamente solicitada para registro y se concedió su registro violando de manera directa el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344… La marca ATEX es confundible con la marca PATTEX y por lo tanto no debió haberse concedido su registro, más aún sin haber resuelto previamente la solicitud de registro de la marca PATTEX”. A lo que añade “La confundibilidad entre estos dos signos fue objeto de estudio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente Nº 92 297235, en el que se concluyó que estas dos marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión, solo que, se omitió el hecho de que la marca PATTEX (expediente 92 297235) es anterior a la marca ATEX (expediente Nº 96 27038)”.

   Con relación a un mejor derecho la parte actora sostiene que: “…la sociedad HENKEL KGaA, solicitó el registro de la marca PATTEX el 19 de enero de 1989, siete años antes de que se solicitara el registro de la marca ATEX; por lo tanto el mejor derecho y la preferencia para obtener el registro lo tiene la sociedad HENKEL KGaA y no la sociedad PEGATEX LIMITADA”. Y hace mención al principio de confundibilidad previsto en la Decisión 344 que “… prohíbe el registro como marcas de signos que sean iguales o similares a marcas registradas o anteriormente solicitadas a registro”. De donde se desprende que entre los signos PATTEX y ATEX “…existe confusión que se deriva de la similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas existentes entre ellas”.

   Respecto a la violación del artículo 81 de la Decisión 344, la sociedad HENKEL KGaA, expone en el sentido que “… tiene un derecho preferente y por lo tanto la marca ATEX, no cuenta con la distintividad necesaria ni es apta para distinguir en el mercado los productos para los cuales se registró”.

   Por último la parte actora expone: “… el acto administrativo acusado violó de manera directa el artículo 96 de la Decisión 344 … por cuanto la Jefe de la División de Signos Distintivos actuó como si la norma no existiera… De haberse cumplido con la obligación de hacer el examen de registrabilidad, la Jefe de la División de Signos Distintivos habría encontrado en los archivos de la Propiedad Industrial la existencia de la marca PATTEX expediente Nº 92 297235 solicitada con anterioridad para registro”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda diciendo que: “Con la expedición de las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena…”

   Indica que “… con las atribuciones legales otorgadas a la...