PROCESO No. 13-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 13-IP-2006

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83, literales d) y e), y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad FERRERO S.p.A.

Caso: marca “KINDER”.

Expediente Interno: No. 1591-2003.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de marzo del año dos mil seis.

VISTOS

La providencia dictada el 9 de noviembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 1591-2003), según la cual, “… deviene en necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial a efectos de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 83 de la decisión 344 … así como cual (sic) debe ser la debida aplicación de dicho dispositivo al caso sub examine, con el fin de coadyuvar a dilucidar la presente controversia”, por lo que “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente; con conocimiento de los sujetos procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 15 de diciembre de 2005, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones:

1. De los hechos que se desprenden de la demanda y de otros escritos

   En la “demanda de IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA para que se declare la nulidad de la resolución administrativa N° 526-1998-TPI-INDECOPI, del 18 de mayo de 1998, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual”, formulada ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú por el representante de la sociedad FERRERO S.p.A, contra el “Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI”, el señor “Samuel Elías Torres Arteaga” y el “Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales”, se alega que “El 7 de marzo de 1997, Samuel Elías Torres Arteaga solicitó … el registro de la marca KINDER, en la clase 31, para distinguir productos agrícolas y los demás de la clase 31 de la nomenclatura oficial”; que “El 19 de abril de 1997, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el extracto de la solicitud de registro de la marca KINDER, en la clase 31, contra la cual interpusimos observación, dentro del plazo correspondiente”; que “Por resolución Nº 9895 (rectius 9835) -97-INDECOPI/OSD, de 31 de julio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la observación interpuesta por nuestra parte y otorgó, a favor de Samuel Elías Torres Arteaga, el registro de la marca KINDER, en la clase 31”; que “El 27 de agosto de 1997, interpusimos apelación contra la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, y luego el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual … confirmó en segunda y última instancia administrativa la resolución … (y) declaró infundada nuestra apelación”.

   Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 1591-2003” (folio 208), “LA SALA SUPREMA EN LO CIVIL declara FUNDADA LA DEMANDA”, en su sentencia del 24 de enero de 2003.

   Por último, obra en el expediente el recurso de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en fecha 23 de febrero de 2003, contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú (folios 191 a 195); y la contestación al “recurso de apelación de sentencia”, presentada por FERRERO S.p.A. en fecha 5 de mayo de 2003 (folios 197 a 201).

2. Del texto de la resolución impugnada

   La Resolución Nº 526-1998-TPI-INDECOPI, del 18 de mayo de 1998, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que “Ferrero S.p.A. (Italia) formuló observación a la solicitud de registro presentada manifestando ser titular de las marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA y KINDER SORPRESA que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial … Finalmente, manifestó que la marca KINDER SORPRESA es notoriamente conocida de acuerdo a las pruebas presentadas en el expediente Nº 229573 y tal como se estableció en la Resolución Nº 720-95-INDECOPI/TDCPI, por lo que su protección es independiente de la clase en que está registrada”; que “Con fecha 8 de mayo de 1998, Samuel Elías Torres Arteaga precisó que los productos que específicamente pretende distinguir con el signo solicitado son frutas frescas conforme al siguiente detalle: manzanas, peras, naranjas, nectarinas, uvas, duraznos, ciruelas, mangos, melones, sandías y piñas, los cuales son diferentes a los que distingue la marca registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial”; que “El artículo 89 de la Decisión 344 no ha precisado el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario puede modificar su solicitud inicial. Sin embargo, si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que la Administración dicte resolución por medio de la cual quede firme dicho acto, este es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”; que “Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 15-IP-97 que la modificación de la solicitud inicial de una marca puede solicitarse hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa …”; que “Adicionalmente, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 16 de octubre de 1996 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso Nº 20-IP-95 en el que se precisa que el solicitante del registro de una marca puede modificar la solicitud inicial en cualquier momento del trámite hasta que el acto adquiera firmeza en la vía administrativa, respecto de los elementos secundarios y no sustanciales”; que “la solicitante pretendió distinguir inicialmente con el signo solicitado productos agrícolas y demás de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, habiendo limitado posteriormente su solicitud de registro a manzanas, peras, naranjas, nectarinas, uvas, duraznos, ciruelas, mangos, melones, sandías y piñas”; y que “Teniendo en cuenta … que la limitación de productos efectuada se refiere a un aspecto secundario del signo solicitado, la Sala conviene en aceptar la limitación de la solicitud de registro efectuada por Samuel Elías Torres Arteaga”.

   Que “la Sala ha tenido a la vista la Resolución Nº 720-95-INDECOPI/TDCPI de fecha 18 de abril de 1995, recaída en el expediente Nº 229573, y ha verificado contrariamente a lo manifestado por la solicitante en el sentido que en dicha Resolución se declara notoria su marca - que en ella sólo se manifiesta que la solicitante ha acreditado que la marca de producto KINDER SORPRESA se comercializa en diferentes países del mundo”; que “los medios probatorios presentados por la observante si bien acreditan la comercialización y publicidad de productos distinguidos con la marca KINDER SORPRESA, no acreditan la extensión, intensidad y difusión de conocimiento de la marca registrada entre el público consumidor peruano o andino, razón por la que no se ha demostrado la calidad de notoria de la misma de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344, no siendo además a la Sala evidente que la marca registrada goce de tal calidad”; que “En el caso concreto, el signo solicitado pretende distinguir manzanas, peras, naranjas, nectarinas, uvas, duraznos, ciruelas, mangos, melones, sandías y piñas (clase 31), y la marca KINDER distingue principalmente chocolates, productos de chocolate; la marca KINDER COUNTRY distingue principalmente café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo; la marca KINDER SORPRESA distingue (además de los productos que distingue KINDER COUNTRY) sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereal (excluyendo forraje), bizcochos, tortas, levadura y levadura de repostería; productos de cocoa, tales como pasta de cocoa para bebidas, pasta de chocolate; cubiertas tales como cubiertas de chocolate, huevos de chocolate, pralines, mazapán, decoraciones para árboles de navidad hechas de chocolate, productos hechos de chocolate comestible con un relleno con alcohol, artículos de azúcar, confitería incluyendo pastelería fina y gruesa, gomas de mascar y caramelos sin azúcar y la marca KINDER HUEVO CON SORPRESA distingue huevos de chocolate conteniendo un juguete sorpresa (clase 30). La naturaleza de los productos en uno y otro caso es diferente”; que “En efecto, por un lado se trata del fruto comestible de algunas plantas, las cuales no sufren ninguna transformación para su consumo y, por el otro, de productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo humano, así como lo (sic) coadyuvantes para mejorar el gusto de las comidas”; que “En cuanto a los canales de comercialización, si bien tanto los productos que distingue el signo solicitado (frutas) como los productos que distinguen las marcas registradas pueden encontrarse en...