PROCESO 002-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 002-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Signo: CHANCE ESTRELLA (mixto). Actor: CONAPI 3 LIMITADA. Proceso interno Nº 2002-00146.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-00146.

El auto de 2 de febrero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjuntada al oficio Nº 1653 de 21 de octubre de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad CONAPI 3 LIMITADA (antes CONAPI 3 E.U.). Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad CITIBANK N.A.

b) Hechos

El 18 de diciembre de 2000 la sociedad CONAPI 3 LIMITADA (antes CONAPI 3 E.U.) solicitó el registro como marca del signo CHANCE ESTRELLA (mixto) para distinguir servicios: “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 499, no se presentaron oposiciones.

Por Resolución Nº 20539 de 27 de junio de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, negó el registro del signo CHANCE ESTRELLA (mixto), porque revisados los archivos de la Superintendencia se encontró el registro de la marca ESTRELLA (mixta) para distinguir servicios de la clase 36, según consta en el certificado Nº 90633, cuyo titular es la sociedad CITIBANK N.A., que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante.

Contra dicha Resolución la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos quien, mediante Resolución Nº 28072 de 29 de agosto de 2001, confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 20539 de 29 de agosto de 2001 y concedió el recurso de apelación. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, mediante Resolución Nº 36760 de 31 de octubre de 2001, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte actora sostiene, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134, 136 literal a), 154, 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio al no otorgar el registro de la marca está vulnerando el artículo 134 puesto que los requisitos de distintividad y representación gráfica se cumplen a cabalidad, señala al respecto “... el primero de ellos, la distintividad, se configura en este caso, ya que el signo es individual y singular de manera que puede diferenciarse de cualquier otro… En segundo lugar, es susceptible de representación gráfica, por cuanto si ella consiste en hacer una descripción que permita hacerse una idea del signo objeto de la marca, el signo CHANCE ESTRELLA es susceptible de representación gráfica”.

   Con relación a la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, dice: “… la palabra ESTRELLA, que además se refiere a un cuerpo celeste que brilla en la noche, usualmente es utilizada para designar a alguien o algo que sobresale extraordinariamente respecto a sus iguales… Así mismo, el signo ESTRELLA goza de un aspecto gráfico sumamente particular… Por su parte, el signo CHANCE ESTRELLA esta compuesto, … , por el término CHANCE que evoca la idea de oportunidad. No es una palabra del idioma castellano pero su uso, venido del idioma inglés, le ha incorporado a nuestro lenguaje cotidiano para expresar la idea de ocasión, opción o alternativa… Finalmente, el aspecto gráfico del signo CHANCE ESTRELLA es muy distintivo…Atendiendo a lo anteriormente expuesto es fácil deducir que la idea que se pretende despertar en el consumidor con el signo CHANCE ESTRELLA es la de darle a sus consumidores una oportunidad estelar”.

   La demandante acude a la Teoría del Elemento Dominante, exponiendo: “La razón por la cual debe considerarse que en la expresión CHANCE ESTRELLA hay predominio de la expresión CHANCE, esto es, que dicha expresión es el elemento dominante, es por ser el primer término de la expresión. … la primera palabra, … es la que más impacta al consumidor, teoría ésta que se conoce como Relieve del Factor Tópico.” De lo expuesto concluye que “… resulta evidente que no existe la pretendida similitud o semejanza entre los signos CHANCE ESTRELLA y ESTRELLA, menos si la similitud o semejanza se predica del hecho de que las marcas compartan la expresión ESTRELLA”. De esta manera hace referencia a tres registros vigentes, para la clase 36, que utilizan el término: “CUENTA ESTRELLA; LLUVIA DE ESTRELLA; TARJETA ESTRELLA.”

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, respecto a las Resoluciones 20539, 28072 y 36760, dice que no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

   En relación al análisis de registrabilidad para una marca mixta, indica que: “es importante determinar cuál de los dos signos tiene mayor relevancia o connotación, esto es, si lo que predomina es el elemento gráfico o denominativo. Si el elemento denominativo es el que imprime características especiales al signo entonces la comparación debe hacerse sobre este elemento. Por el contrario si es la parte gráfica la más importante y la que le imprime la connotación distintiva, será este el elemento característico no procediendo la comparación con la parte denominativa”.

   Sobre el análisis de confundibilidad señala que se debe tener en cuenta: “la identidad de los signos confrontados y similitudes de los productos o servicios que amparan… Se puede reconocer las semejanzas de los signos, si se realiza la comparación de estos en tres planos: fonético, gráfico y el conceptual, lo que permite determinar si existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca previamente registrada”.

   Con relación al análisis de registrabilidad, desde el punto de vista de la distintividad, sostiene que: “la expresión ‘CHANCE ESTRELLA’ de la clase 36, contrario de lo que afirma la accionante, no tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones no se hacen suficientemente distintivas entre si y en consecuencia pueden llevar al público consumidor a confusión sobre el producto (sic) mismo y sobre su procedencia empresarial”.

   Asimismo sostiene que, realizado el cotejo visual y fonético, “la marca solicitada esta (sic) estructurada en dos palabras, cuya segunda palabra esta (sic) estructurada por la misma composición respecto de la marca previamente registrada, lo cual no le da suficiente distintividad”. A lo que añade que “el componente gráfico no es suficiente para otorgar distintividad al signo solicitado frente...