PROCESO 167-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 167-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: CEBAL AMÉRICAS (mixta). Actor: INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A. Proceso interno Nº 2003-00121 (8888).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, por intermedio de su Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa a los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00121 (8888).

El auto de 16 de febrero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2137 de 30 de noviembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es la Sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado es la Sociedad PECHINEY PLASTIC PACKAGING INC.

b) Hechos

La sociedad PECHINEY PLASTIC PACKAGING INC. solicitó el registro de la marca CEBAL AMÉRICAS (mixta), para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 20: Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caño, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas). Publicada la solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial en tiempo oportuno la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA, formuló oposiciones en virtud de ser titular de las siguientes marcas registradas: AMERICA, AMERICAN, AMERICAN HOUSE, AMERICANOS, CASA AMERICANA, LADY AMERICANA, POLIAMERICANA, todas para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional Niza.

Posteriormente la Sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA, traspasó la titularidad de dichas marcas a favor de la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A.

Por Resolución Nº 18901 de 24 de junio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la demanda de oposición presentada y concedió el registro de la marca CEBAL AMÉRICAS (mixta) a favor de la sociedad PECHINEY PLASTIC PACKAGING INC. Contra esta Resolución, la actora, interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación, mediante Resolución Nº 33481 de 24 de octubre de 2002 con la cual confirmó la resolución impugnada.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora sostiene que se violó el articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto la marca “CEBAL AMERICAS … no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro”.

Indica que “Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas AMERICA Y (sic) demás que contienen la expresión AMERICA, previamente registradas por la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A., podemos concluir que la marca CEBAL AMERICAS, no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional”.

Por otra parte, sostiene que “La marca solicitada para registro reproduce, en su totalidad, los signos AMERICA, AMERICAN y AMERICANA, debidamente registrado en sus formas nominativa y mixta”, por lo que se viola la disposición del literal a) del articulo 136 de la Decisión 486, toda vez “… que la palabra AMERICAS, debido a que es la única partícula que posee significado conceptual, ocupa un lugar prioritario dentro de la marca solicitada para registro, razón por la cual existe posibilidad de confusión entre este signo y las marcas AMERICA, AMERICAN Y AMERICANA …”.

Argumenta que “… la marca solicitada para registro se compone de una expresión de fantasía ‘CEBAL’, y la palabra AMERICAS, que tiene un significado conceptual claro y preciso. Por esta razón, es dicha palabra AMERICAS, la que penetrará con mayor fuerza dentro de la mente del consumidor, generando el riesgo de la confusión que la legislación pretende evitar”.

Finalmente indica que se violó el artículo 278 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal y que “… la División de Signos distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas …” lo que conduce “… a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 278 de la Decisión 486”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

Que “… con la expedición de las resoluciones 18901 del 24 de junio de 2002 y 33481 del 24 de octubre de 2002 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Indica que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”.

Manifiesta que “… fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘CEBAL AMERICAS’ y ‘LACRIL’ (sic) no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden grafico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual…”.

En el escrito de contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, se observa que ésta comete un error, toda vez que realiza la comparación entre las marcas CEBAL AMÉRICAS (mixta) y LACRIL y posteriormente entre las marcas LACRISYN y LACRIL.

Finalmente la Superintendencia indica que: “En consecuencia, los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”.

La Sociedad PECHINEY PLASTIC PACKAGING INC., tercero interesado, contesta la demandan diciendo que se opone a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, toda vez que todos los actos acusados “… se ajustan a la normativa legal vigente al momento de su expedición, no existiendo ilegalidad alguna que pudiera generar su nulidad”.

Indica que “… la actora no demandó la declaratoria de nulidad del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto principal, este es la Resolución Nº 31385 notificada a las partes … el 1 de Octubre de 2002”, que confirmó la Resolución principal, lo cual resulta inadmisible de acuerdo al artículo 138 del Código Contencioso Administrativo.

Después de referirse al riesgo de confusión: visual, fonética y conceptual, sostiene que “En el presente caso nos encontramos frente a un conflicto de marcas algunas denominativas y otras mixtas, pero en donde prima el aspecto nominal: AMERICA, AMERICAN, AMERICAN HOUSE, AMERICANOS, CASA AMERICANA, LADY AMERICANA, Y POLIAMERICANA; y CEBAL AMERICAS (MIXTA) … En el presente caso es evidente que al observar los signos en conflicto vemos que los mismos comparten la expresión “AMERICA”, pero al presentar la marca concedida a registro elementos gráficos y ortográficos, que vistos en conjunto frente a las marcas opositoras enunciadas, le otorgan suficiente distintividad, lo cual permite su coexistencia pacífica en el mercado sin generar confusión entre el consumidor”.

Sostiene que de igual manera se debe considerar que “… el darle exclusividad a la parte demandante sobre el término AMERICA, denominación geográfica, le...