PROCESO No. 178-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 178-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71, 72, literal a, 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 95, segundo párrafo, de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. TERINSA.

Caso: denominación “VINIL-LATEX”.

Expediente N° 2001-00245 (7283)

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de marzo del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el “Artículo 83, literal a), de la Decisión 344 Acuerdo de Cartagena (hoy, literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de diciembre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   En su demanda, el apoderado de la empresa TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. TERINSA alega que ésta “… solicitó el 3 de julio de 1992 ... el registro de la marca VINIL-LATEX …”; que “Dentro del término legal la sociedad ICO PINTURAS S.A. ... formuló oposición al registro de la marca solicitada VINIL-LATEX con base en las siguientes dos marcas: VINILUX ... para distinguir productos de la clase 2a. ... ICOLATEX ... para distinguir productos de la clase 2a.”; que “La División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 24126, de fecha 31 de octubre de 1996 declaró infundada la observación presentada por ICO PINTURA S.A. con base en las dos marcas mencionadas y negó el registro de la marca VINIL-LATEX para distinguir productos comprendidos en la clase 2a. ... solicitada por TERINSA, por cuanto oficiosamente encontró que la sociedad GLASURIT DO BRASIL LIMITADA ... es titular del certificado de registro No. 157.366, correspondiente a la marca SUVINIL LATEX y la palabra LATEX como explicativa. Al hacer el estudio de confundibilidad encontró entre las marcas SUVINIL LATEX y VINIL-LATEX, similitudes que inducirían al consumidor a error y además que ambas marcas distinguen los mismos productos” (Clase 2: “Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”); que “La División de Signos Distintivos al realizar el estudio de fondo cometió un grave error al no tener en cuenta la fecha de la presentación de la solicitud de la marca SUVINIL LATEX (marca registrada), que es muy posterior al de la fecha de presentación de la solicitud de la marca VINIL-LATEX por mi representada. En efecto, la marca solicitada VINIL-LATEX fue presentada por TERISA (sic) mediante memorial radicado el 3 de julio de 1992 y la marca SUVINIL LATEX fundamento de la negativa del registro ... fue presentada por GLASURIT DO BRASIL LIMITADA el 25 de agosto de 1993, vale decir 13 meses después”; que “TERINSA interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el Artículo Segundo de la mencionada Resolución 24126 …”; que “La División de Signos Distintivos ... resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 24126 ... mediante la Resolución No. 08879 de fecha 22 de mayo de 1998”; y que “El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No.01951 de 31 de enero de 2001 resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución 24126 ... respecto de la negación del registro de la marca VINIL-LATEX ...”.

   1.2. Cuestión de derecho

   La instancia consultante informa que la parte actora denunció la violación del artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “… ya que al realizar el estudio de confundibilidad entre la marca registarada (sic) Suvinil – Latex y Vinil – Latex, llegó a la conclusión que al examinarlas en conjunto no representan similitudes que los hagan confundibles entre sí desde los aspectos ortográfico, gráfico, fonético y conceptual”.

   En el texto de su demanda, el apoderado actor sostiene que el citado artículo 83 de la Decisión 344 era la “norma vigente al expedirse los actos administrativos acusados”; que “la sociedad TERINSA es solicitante prioritaria de la marca VINIL-LATEX, presentada el 3 de julio de 1992 y la solicitud de la marca SUVINIL LATEX .... fue presentada el 25 de agosto de 1993”; que “la denominación SUVINIL es el elemento predominante de la marca objeto de esta demanda por razón de su preponderancia dentro del conjunto … La denominación SUVINIL LATEX es confundible con la denominación VINIL LATEX, por razón de su semejante estructura ortográfica y por razón de su semejante pronunciación … debe tenerse en cuenta el público consumidor potencial de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos …”; que “al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la División estaba en obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia denegar la marca SUVINIL LATEX, solicitud de marca posterior a la solicitud de marca VINIL-LATEX de mi representada. Al conceder su registro la División violó directamente, por falta de aplicación, el citado literal a) del artículo 83 ... y el Superintendente Delegado al desconocer el derecho prioritario de TERINSA sobre su marca VINIL-LATEX a su vez violó la misma norma que hoy se encuentra contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 ... que sustituyó en su integridad a la Decisión 344”; que “En Colombia se consagra un sistema atributivo para la adquisición del derecho sobre las marcas en virtud del cual quien primero la solicita tiene un derecho preferencial para obtener su registro, derecho que es oponible a posteriores solicitudes. Dicho derecho debe ser declarado por División de Signos Distintivos de oficio cuando al hacer el estudio de fondo a la solicitud de registro de la marca y aunque no se hubiesen presentado observaciones, al existir una anterioridad debe negar dicho registro, por ser posterior (artículo 96 de la Decisión 344)”.

   El actor argumenta además que “La División de Signos Distintivos realizó oficiosamente el estudio de fondo sobre la confundibilidad de las marcas SUVINIL LATEX y VINIL-LATEX, sin percatarse que la solicitud de marca VINIL-LATEX era muy anterior a la solicitud de marca de SUVINIL LATEX. Al ser anterior la solicitud de marca VINIL-LATEX, la División no podía hablar de confundibilidad entre las marcas, pues la concesión de la marca registrada SUVINIL LATEX, estaba viciada de nulidad por ser ésta confundible con la solicitud prioritaria de la marca VINIL-LATEX”; y que “El Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 ... al resolver el recurso de apelación, por la siguiente razón: Al realizar el estudio de confundibilidad entre la marca registrada SUVINIL LATEX y VINIL-LATEX, llega a la conclusión que al examinarlas en conjunto no presentan similitudes que las hagan confundibles entre sí desde los aspectos ortográfico, gráfico, fonético y conceptual. Que como consecuencia de lo anterior no está la denominación VINIL-LATEX...