PROCESO 170-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 170-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Marca: LA FENETRE+diseño. Actor: Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. Proceso Interno Nº 2003-00147 (8914).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa al artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00147 (8914).

El auto de 16 de febrero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2139 de 30 de noviembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   El 27 de septiembre de 2000, la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca LA FENETRE+diseño para distinguir productos comprendidos en Clase 6 de la Clasificación Internacional. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales). El 29 de mayo de 2001, la solicitud de registro, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 504 de 29 de mayo de 2001, contra la cual no se presentaron observaciones.

   Mediante Resolución Nº 23612 de 26 de julio de 2002, expedida por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercial, se negó el registro de la marca LA FENETRE+diseño, por considerar que el signo solicitado se encuentra en la prohibición del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que “… teniendo en cuenta el servicio (sic) para el cual se solicita la protección del signo en comento, es claro como la marca solicitada es la descripción del producto toda vez que la misma indica la actividad a desarrollar, por lo tanto, de concederse el registro del que trata la solicitud objeto de la presente, se estaría privando que terceras personas utilicen estas expresiones fundamentales dentro de la clase de servicios (sic) que pretende proteger”.

   La actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien mediante Resolución Nº 32677 de 11 de octubre de 2002 confirmó la Resolución Nº 23612 argumentando que el signo solicitado está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, toda vez que: “ … no constituye una indicación que comercialmente se refiera a productos que se pretenden ampara, pues al percibir la marca los consumidores no imaginarán los productos que pretenden amparar con dicha expresión, siendo así que la expresión solicitada no es genérica con esta expresión no se indica de manera clara, inmediatamente o directa uno de los artículos que se ampararía … Sin embargo, la expresión LE FENETRÉ (sic) al ser ventana en francés indica la finalidad al que se encuentra destinado el producto, siendo así descriptivo, toda vez que el consumidor inmediatamente imaginará que los productos amparados tienen alguna relación con ventanas, marcos o persianas … al conceder la mencionada expresión como marca en exclusiva a un tercero, impediría a los comerciantes y prestadores de este tipo de servicios utilizarla para comercializar sus servicios, pues se trata de una expresión esencialmente utilizada para designar características básicas de los servicios que pretende distinguir”.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

   La actora sostiene que se violaron los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que en la Resolución Nº 23612 negó el registro argumentando que el signo es genérico, mientras que la Resolución Nº 32677 la negó diciendo que es descriptiva.

   Indica que con la Resolución Nº 23612 se violó el literal f), en vista de que “… es claro que LA FENETRE NO es el término exclusivo, excluyente necesario y comúnmente utilizado en Colombia por parte de los empresarios de la construcción, la ferretería, la cerrajería y la minería para distinguir tubos metálicos o metales y sus aleaciones o materiales para vías férreas o hilos metálicos no eléctricos” por lo que las opiniones de la Superintendencia “… violan abiertamente no solo el precepto legal mencionado sino el derecho que tiene mi mandante a obtener registro para su marca la cual es … perfectamente distintiva y susceptible de protección”.

   De igual manera sostiene que al expedirse las Resolución Nº 32677 se interpretó y aplicó de manera incorrecta el literal e) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión, “pues es claro que la prohibición establecida en ella no es aplicable al caso de la referencia”.

   Indica que el termino “exclusivamente” que trae la norma tiene su razón de ser “Así, es irregistrable no cualquier signo que sirva para describir la especie, cantidad, calidad, destino, valor u otra característica de un producto o servicio, sino ÚNICAMENTE aquellos signos que excluyen o dejen por fuera cualesquiera otras palabras o vocablos que sirvan para definir o describir la especie, cantidad, calidad, destino, valor, u otra característica de un producto o servicio … Lo que pretende el legislador al incluir la palabra exclusivamente en esta norma es impedir que se registren signos que definan o describan de manera precisa y exclusiva elementos o características esencialmente o predominantes del producto o servicio y que tengan relación con la naturaleza, especie, calidad, cantidad, etc.”

   Sostiene que “… es claro … que el signo distintivo LA FENETRE+diseño no es el término que de manera exclusiva, excluyente y necesaria describa la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de producción de persianas de exterior metálicas; metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones metálicos; construcciones transportables metálicas …”.

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda dice:

   Que “Con la expedición de las resoluciones 23612 del 26 de julio de 2002 y 32677 del 13 de octubre de 2002 expedidas por la Superintendencia de industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de las normas comunitarias”. Igualmente dice que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”.

   Manifiesta que “… la marca (sic) LA FENETRE (sic) además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el articulo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que en el idioma francés traduce ‘VENTANA’ y evidentemente describe la finalidad del producto que pretende distinguir, habida cuenta que las persianas son para cubrir las ventadas e igualmente comprende dentro de la descripción de los productos las ventanas...