PROCESO 160-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 160-IP-2004

Interpretación prejudicial del artículo 73 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador e interpretación de oficio de los artículos 71 y 73 literales a) y e) de la misma Decisión y la disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. Marca: AVECREM (diseño). Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A Proceso interno Nº 3607-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 73 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 3607-ML.

El auto de 19 de enero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 626-TCA-DQ-1S-3607-ML, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y demandados son el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Tercero interesado es la sociedad PREPARADOS ALIMENTICIOS S.A.

b) Hechos

La sociedad GALLINA BLANCA S.A. solicitó el registro de la marca de fábrica AVECREM (diseño) para distinguir productos de la Clase 29. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 333 de octubre de 1992 que salió a circulación el 30 de agosto de 1993, presentando observaciones, el 6 de octubre de 1993, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., con base en sus marcas Diseño Maggi, esquema de envoltura a colores con caldo de pollo, diseño de pollo en colores etiqueta y envoltura esquemática a colores, para productos de la clase 29.

Por Resolución Nº 0957560 de 28 de noviembre de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y concedió el registro de la marca solicitada.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que existe confundibilidad derivada de los signos y que “EL INFORME PERICIAL ES CLARO Y CONTUNDENTE AL DETERMINAR QUE PUEDE EXISTIR, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS CONSUMIDORES, UNA CONFUSIÓN DE ORIGEN, DE PROCEDENCIA E IDEOLÓGICA DERIVADA DE: A) SIMILITUD DE DISEÑOS, B) UTILIZACIÓN DE IGUALES COLORES CARACTERÍSTICOS, C) IDENTIDAD DE PRODUCTOS, D) IDENTIDAD DE FINALIDAD”.

Igualmente indica que existe confundibilidad derivada de la identidad de productos, toda vez que “La etiqueta AVECREM , esta destinada a proteger los productos de la Clase Internacional 29 al igual que las marcas de propiedad de mi representada, y que se exceden (sic) en los mismos establecimientos comerciales, lo que incrementa la posibilidad de confusión”.

Sobre la notoriedad de la marca, refiriéndose al informe pericial, sostiene que: “ … tanto las marcas ‘Maggi’ cuanto el dibujo de la gallina son notorias, no solamente por la gran publicidad y alto índice de consumo que tienen, sino también porque así lo identifican los consumidores … se trata de una marca notoria y que su diseño también es notorio”.

Finalmente dice que “Por los fundamentos expuestos, es factible deducir que la aplicación AVECREM, no constituye un signo que por sus características cumple la función de distinción y novedad requerida para ser considerada como marca y a lugar a la observación y denegación del registro solicitado”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: (i) suspender el procedimiento y solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; (ii) legalidad y validez de la Resolución impugnada ya que guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial; y, (iii) negativa pura, simple, llana y absolutamente de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta.

El Director Nacional de Patrocinio del Estado, Delegado del Procurador General del Estado, comparece “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en esta causa …”.

El Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y Delegado del Procurador General del Estado, al contestar la demanda dice: “Me adhiero y hago mía la contestación a la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; por consiguiente, se dignarán en sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, infundada e injurídica demanda propuesta por la Actora”.

La empresa GALLINA BLANCA S.A. en su calidad de tercero coadyuvante comparece y señala domicilio.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 73 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, de la lectura del expediente se presume que la solicitud de registro de la marca AVECREM (diseño) se presentó en vigencia de la Decisión 313, conforme al extracto de la solicitud de registro publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 333 de octubre de 1992 que salió a circulación el 30 de agosto de 1993, en consecuencia, de los hechos controvertidos y de las normas aplicables al caso concreto, con base en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, corresponde interpretar el artículo 73 literal d) de la Decisión 313 solicitado por la consultante y en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, se interpretará de oficio los artículos 71, 73 literales a) y e) de la misma Decisión 313 por ser aplicables al caso concreto y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y no así los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de esta última Decisión.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 344

Disposiciones Transitorias

Primera.- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Decisión 313

Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(...)”.

“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o...