PROCESO No. 169-IP-2004

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 169-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A.

Caso: signo “LA FENETRE + diseño”.

Expediente Interno N° 2002-00184 (9008).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, once de febrero del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el “artículo 135 (literales e y f) de la Decisión 486” de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de diciembre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

  1. Demanda

    1.1. Cuestión de hecho

    La parte actora alega, según el consultante, que “El 27 de septiembre de 2000, SODIMAC COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca LA FENETRE + DISEÑO para distinguir productos de la Clase 20 Internacional, solicitud tramitada en el expediente 00073315 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 504 de 2001 y contra la cual no se presentó oposición alguna”; que “Mediante Resolución 25536 de 14 de agosto de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca argumentando que teniendo en cuenta el producto para el cual se solicita el registro, el signo es una descripción suya, pues indica la actividad a desarrollar y al concederlo se privaría a terceras personas de utilizar estas expresiones dentro de la misma clase de productos que se pretenden proteger”; que “Interpuesto el recurso de apelación, la Superintendencia mediante Resolución 38204 de 28 de noviembre de 2002 confirmó la Resolución 25536 de 2002, con argumentos distintos, pues consideró que ‘el signo LA FENETRE … no constituye una indicación que comercialmente se refiera a productos que se pretenden amparar, pues al percibir la marca los consumidores no imaginarán los productos que se pretenden amparar con dicha expresión, siendo así que no es genérica, luego, con esta expresión no se indica de manera clara inmediata o directa uno de los artículos que se ampararía’ ”; y que “sin embargo, la expresión LA FENETRE al ser ventana en francés indica la finalidad a la que se encuentra destinado el producto, que lo hace descriptivo, pues el consumidor imaginará que los productos amparados tiene (sic) alguna relación con ventanas, marcos o persianas. De concederse el registro como marca exclusiva a un tercero, se impediría a comerciantes y prestadores de este tipo de servicios, utilizarla para comercializar sus productos”.

    1.2. Cuestión de derecho

    Informa el consultante que la actora denuncia la violación de los literales e y f del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “El literal f) … por interpretación y aplicación indebidas, pues la Superintendencia para determinar si la expresión LA FENETRE es genérica, debió seguir los lineamientos dados por la jurisprudencia del Tribunal Andino y hacer el análisis correspondiente”; ya que “Si el signo solicitado fuera el vocablo ‘cordón de caucho, muebles, varillas, espejos o ruedas’ evidentemente se estaría frente a la prohibición contenida en el literal f) del artículo 136 .... Pero decir, como lo hizo la administración que la palabra en francés LA FENETRE es un signo que exclusivamente se utiliza en el lenguaje común en Colombia para distinguir productos de cama, cordones de caucho, muebles, espejos de mobiliario y tocador, placas de matrícula no metálicas, ruedas y buzones de cartas no metálicos y que, adicionalmente la expresión necesita ser utilizada por los empresarios de la industria de mobiliario o de la decoración para señalar sus productos no tiene ningún sustento jurídico ni jurisprudencial”; y que “LA FENETRE no es el término exclusivo, excluyente, necesario y comúnmente utilizado en Colombia por los empresarios de la industria del mobiliario o de la decoración para distinguir muebles, cordones de caucho, artículos de cama, marcos, placas de matrícula no metálicas, espejos de mobiliario y buzones de cartas no metálicos y, por tanto, la marca es perfectamente distintiva y susceptible de protección”.

    Y en cuanto al literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, “por interpretación y aplicación incorrecta, pues establece esta norma que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación”; que “La Superintendencia confirmó la negación del registro del signo LA FENETRE + DISEÑO por considerarlo que era descriptivo, pues al traducir ventana en francés, indica la finalidad del producto”; que “El término ‘exclusivamente’ que trae la norma tiene su razón de ser como ‘la función fundamental de modificar el significado del verbo, en este caso CONSISTIR’. Así, no cualquier signo que sirva para describir la especie, cantidad, calidad, destino, valor u otra característica de un producto o servicio es irregistrable, sino únicamente aquellos signos que excluyen o dejan por fuera cualesquiera otras palabras o vocablos que sirvan para definir o describir el producto o servicio. La marca es registrable si no es de aquellas que describen de manera exclusiva o excluyente la especie, cantidad, calidad, destino, valor u otra característica de un producto o servicio”; que “Lo que pretende el legislador al incluir la palabra EXCLUSIVAMENTE en esta norma es impedir que se registren signos que definan o describan de manera precisa y exclusiva elementos o características esenciales o predominantes del producto o servicio y que tengan relación con la naturaleza, especie, calidad, y cantidad”; que “De otro lado, en el acto acusado no existe prueba que demuestre de manera fehaciente e irrefutable que la expresión LA FENETRE es definitivamente el signo con el cual se designa en el comercio colombiano o subregional la finalidad o característica básica de los productos comprendidos en la Clase 20”; que “aun aceptando que la voz en francés LA FENETRE sí traduce en castellano ‘ventana’, es claro que en el acto acusado no existe prueba (no simples opiniones) que demuestre que esta expresión carece de distintividad por ser la que se utiliza común y corrientemente en la industria y el comercio colombianos o subregionales y entre los consumidores para designar o describir alguna característica de los productos que se quieren proteger. En el acto acusado no se dan argumentos serios que demuestren que la expresión LA FENETRE es requerida por los empresarios que fabrican y venden en Colombia o en la Subregión cordones de...

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