PROCESO 168-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 168-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ACTOR: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: “OPEN UP”. Proceso interno N° 2003-00143 (8910).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 16 de diciembre del 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 19 de enero del 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes

   Actúa como demandante la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Se considera como terceros interesados en los resultados de la impugnación, a las firmas OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA., OPENMARKET LTDA., así como, a la sociedad THOMSON CONSUMER ELECTRONICS.

   1.2 Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 15396, de 21 de mayo del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA., OPENMARKET LTDA., con base en la marca OPEN, de su propiedad, que ampara productos de la clase internacional Nº 42 y, negó el registro para la denominación “OPEN UP” (nominativa), como marca destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 35, solicitado por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.; determinación ésta fundamentada en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, además, en el hecho de haber considerado la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “OPEN TV”, registrada para la clase 35, de propiedad de la sociedad THOMSON CONSUMER ELECTRONICS.

   - Nº 27904, de 29 de agosto del 2002, emitida por la misma Dependencia, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución inicial confirmó, en todas sus partes, la decisión en élla concretada; y,

   - Nº 33167, de 18 de octubre del mismo año, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución Nº 15396.

   Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento de su derecho se ordene a la mencionada Institución, que conceda el registro de la marca solicitada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

   1.3 Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 13 de mayo de 1999, la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “OPEN UP”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 480, de 28 de junio de 1999.

   - Dentro del término correspondiente, la sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA., OPENMARKET LTDA., formuló observación a dicha solicitud, con base en la marca “OPEN” de su propiedad, destinadas a amparar productos de las Clases Nº 39 y 42.

   - El 21 de mayo del 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 15396, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por OPENMARKET LTDA.; sin embargo, negó el registro solicitado por el hecho de haber considerado la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “OPEN TV”, registrada en la clase 35, de propiedad de la sociedad THOMSON CONSUMER ELECTRONICS.

   - La sociedad solicitante del registro interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida.

   - El 29 de agosto también del 2002, la mencionada Superintendencia resolvió el recurso de reposición interpuesto, mediante Resolución Nº 27904, por la cual confirmó la resolución Nº 15396.

   - El 18 de octubre también del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 33167, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial, en todas sus partes.

   b) Escrito de demanda

   La firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., constituida bajo las leyes de la Confederación Suiza, domiciliada en Vevey, Canton de Vaud, por intermedio de su apoderado manifiesta que, como ha sido ya dicho, el 13 de mayo de 1999 presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud para el registro de la denominación “OPEN UP” (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 35, respecto de la cual fue formulada observación por parte de la sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA., OPENMARKET LTDA., con base en la marca “OPEN” de su propiedad.

   Expresa que la mencionada Superintendencia declaró infundada la oposición presentada y negó el registro solicitado, por cuanto consideró la existencia de confusión con la marca “OPEN TV”, de propiedad de la sociedad THOMSON CONSUMER ELECTRONICS.

   Considera que no existe tercero interesado en este proceso, por cuanto la oposición presentada por OPENMARKET LTDA. fue declarada infundada, sin que la misma presentara, luego, recursos en contra de esa decisión.

   Argumenta la actora, la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, manifestando que “...a pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos y Delegatura para la Propiedad Industrial, sostiene en los actos demandados que la comparación entre los signos se efectuó en conjunto, lo cierto es que en la totalidad de los actos demandados, dicha oficina exalta la ‘importancia’ de la palabra OPEN en el signo registrado y sostiene que la distintividad de OPEN TV se centra en la primera palabra del mismos (OPEN) cuando la marca base de la negación es OPEN TV, completa y compuesta por dos (2) palabras. De la misma forma, es necesario tener en cuenta que el signo solicitado es OPEN UP compuesto por dos palabras y no sólo por la que exaltó la demandada”.

   Sostiene, igualmente, que la aludida Dependencia erró al considerar que “...la distintividad del signo OPEN TV no puede recaer sobre la palabra ‘OPEN’, toda vez que la misma es usada por varios competidores para distinguir servicios de la clase 35 internacional...”.

   Alude además, que “el análisis efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando estudió la registrabilidad de la marca OPEN UP fue indebido, puesto que no se realizó de acuerdo a las reglas del cotejo marcario ni los criterios aceptados por el Tribunal de Justicia de la...