PROCESO No. 157-IP-2004
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO Nº 157-IP-2004
Interpretación Prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 165 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 923-03. Actor: EBEL INTERNATIONAL LIMITED. Marca: EBEL.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil cinco.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 923-2003 1°-SECA, de fecha 13 de julio de 2004, del Presidente de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, República del Perú, con motivo del Proceso Interno N° 923-03.
Que la mencionada solicitud si bien no reúne a cabalidad los requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, estos pueden ser inferidos de los documentos adjuntos al expediente, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de enero de 2005.
Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:
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Las partes
La actora es la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED.
Los demandados son el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y otros.
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Determinación de los hechos relevantes
2.1. Hechos y fundamentos de la demanda.
El 18 de octubre de 2001, Supermercados Santa Isabel S.A., interpuso ante el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INDECOPI) del Perú, acción de cancelación por supuesta falta de uso contra la marca “EBEL” de EBEL INTERNATIONAL LIMITED, la cual está registrada en la clase 16 (“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuardenación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza; (excepto aparatos); material plástica para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”).
En febrero de 2002, EBEL INTERNATIONAL LIMITED respondió a la acción de cancelación, señalando que con su marca se han comercializado diferentes productos de la clase 16 a nivel nacional. Para demostrar esto presentan catálogos, encartes publicitarios, afiches promocionales de la marca “EBEL”. Asimismo, presentó diversos productos como “FOLLETO EBEL INTERNATIONAL”, “FLYERS EBEL SKIN DEFENSE SERUM + SACHET”, “FLYERS EBEL DEFENSE FACE & NECK”, entre otros.
Mediante Resolución 4824-2002/OSD-INDECOPI del 9 de mayo de 2002, fue declarada fundada la acción de cancelación interpuesta y el registro de la marca fue cancelado. Se consideró que el uso efectivo de la marca no había sido probado. Solo acreditaban el uso de materiales con fines promocionales y de difusión.
El demandante considera que la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI es incorrecta pues no se consideró que en la carátula de los folletos y encartes mencionados, aparecía la marca “EBEL”.
El 4 de junio de 2002, la demandante interpuso recurso de apelación basado en que “EBEL es una marca que distingue entre otros productos, material impreso, artículos de papel y cartón, papelería, catálogos y folletos ... Además de la distribución gratuita, existe una comercialización onerosa de varios productos en el mercado, acreditándose esto con distintas ordenes de compra ... así como boletas de venta de los años 1999, 2000, 2001 en donde se puede apreciar la comercialización efectiva de catálogos marca “EBEL” ...”.
El 10 de febrero de 2003, mediante Resolución No. 143-2003/TPI-INDECOPI, el Tribunal administrativo confirmó la decisión recurrida, ratificando así la cancelación por falta de uso, de la marca “EBEL”. Se consideró que “... los catálogos EBEL no eran productos ofrecidos libremente en el mercado como unos a ser ... consumidos por el público en general, sino que tan solo existía una comercialización interna de los mismos entre Ebel International Limited y las personas que los adquirían constituyendo un uso realizado en la esfera privada ...”; además que “... el Tribunal consideró en forma errónea que las denominadas ‘consultoras’ forman parte de nuestra empresa, cuando en realidad ... al momento de adquirir los diferentes productos EBEL tales como perfumes o cosméticos, aprovechan dicha oportunidad también para adquirir en su provecho los catálogos y folletos que los promocionan ...” y aclaran que las consultoras ni siquiera mantienen vinculo laboral alguno con Ebel International Limited, por lo que mal puede decirse que el uso de la marca sea interno.
Señala que se violaron las disposiciones de la Decisión 486 pues consideran que una marca que se ha venido usando, no puede ser cancelada. Señalan que su marca se encuentra en uso pues los productos que distingue con su marca se encuentran en el mercado. “EBEL” distingue catálogos y folletos de productos que se comercializan hace varios años.
Con respecto a la prueba del uso de la marca, el demandante señala que “… ha cumplido con presentar pruebas suficientes que acreditan la comercialización y difusión de los productos marca ‘EBEL’ comprendidos en la clase 16 ... las cuales principalmente constituyen los siguientes: catálogos, comprobantes de pago, ordenes de compra, folletos, encartes publicitarios ...”. Dichos elementos probatorios, podrían demostrar el uso de la marca hasta el momento, por lo menos, de inicio de la acción de cancelación. Además indica que “EBEL” no es solo usada en el Perú, sino también a nivel internacional.
Por último solicitan, que se eleve a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486.
2.2. Contestación a la demanda
En el expediente no constan más documentos.
CONSIDERANDO:
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitud que se considera pertinente; y, además se interpretará de oficio el artículo 165 de la misma Decisión.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:
DECISIÓN 486
La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito
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Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles...
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