PROCESO 155-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 155-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: E (device) Actor: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Proceso Interno Nº 8610-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 8610-ML.

El auto de 13 de enero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 165-TDA-DQ-1S-8610-ML, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Tercero interesado es la compañía WEBLINK WIRELESS INC.

2. Hechos

   El 17 de marzo de 2000, la sociedad PEGAMART WIRELESS INC. solicitó el registro del signo “E (device)” para distinguir servicios de la Clase 38. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 38: Telecomunicaciones). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 425, presentando observaciones, el 29 de agosto de 2000, la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., con base en su marca registrada “ENTEL (& diseño)” para servicios de las clases 36 y 38.

   Por Resolución Nº 978538 de 8 de febrero de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y concedió el registro de la marca solicitada, indicando que “… el signo ‘E’ (device) cumple con lo que dispone el Art. 134 de la Decisión 486, en concordancia con lo que dispone el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y no contraviene el Art. 135 literal a) de la Decisión 486 en concordancia con lo que dispone el Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual ….”.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

   La actora manifiesta que “La falta de distintividad del signo ‘E (DEVICE)’ perjudica no solo a la competencia leal entre las empresas, sino que también afecta al público consumidor, pues una marca carente de distintividad puede inducir al adquirente a error; error que afectaría el consentimiento del consumidor”. Indica que “el signo solicitado ‘E (device)’ constituye una marca gráfica conformada por la letra ‘e’ minúscula muy similar a la que forma el signo registrado de mi representado ‘ENTEL (& diseño)’ … Por su lado, la marca ‘ENTEL (& diseño)’ propiedad de EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. constituye una marca mixta, al estar conformada por un elemento gráfico y uno denominativo, con clara preeminencia del elemento gráfico … Ambos signos presentan la letra e minúscula, en un diseño característico muy similar, lo cual genera evidente riesgo de confusión en caso de otorgarse el registro solicitado … Y del caso que nos ocupa es evidente la semejanza que existe entre las marcas ‘E (device)’ y ‘ENTEL (& diseño)’”.

   Sostiene que “En el supuesto de concederse el registro del signo ‘E (device)’ se ocasionaría riesgos de confusión y peligros de asociación en el consumidor no solo debido a la similitud existente entre los signos confrontados sino además porque ambos se destinan a proteger los servicios de telecomunicaciones … Es decir, existe vinculación o conexión competitiva entre los servicios que ofrece cada casa comercial y por ende, no es posible su coexistencia en el mercado”.

   Finalmente dice que “La autoridad administrativa desconoció el hecho de que mi mandante posee el registro de la marca ‘ENTEL (& diseño)’ evento que le otorga un derecho preferente, y por tanto, la posibilidad de impedir que terceros registren marcas que como la solicitada pudieran infringir daños considerables al consumidor y a su titular”.

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda:

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda en los siguientes términos: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa; (ii) ratifica la Resolución Nº 978538 por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente; (iii) impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda, con las siguientes excepciones: (i) legalidad y validez de la resolución impugnada; (ii) negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (iii) ratificación de la Resolución impugnada por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional; (iv) impugnación de la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

   La sociedad WEBLINK WIRELESS INC., indica que “Al analizar las dos marcas, salta a la vista que la única semejanza existente entre las dos, es la coincidencia en la letra ‘e’ … las letras no pueden ser monopolizables exclusivamente por ninguna persona. Las letras, solamente son registrables en razón de su grafismo especial, es decir de manera característica en que están dibujadas, y pueden serlo, también, por una especial combinación con otras letras o números. Por lo tanto, las letras como marcas, resultan ser marcas débiles, que deben necesariamente admitir la posibilidad de registro de otras marcas que posean las mismas letras, salvo que, su diseño sea especialmente característico, y que el nuevo signo solicitado para registro sea semejante a ese diseño característico”.

   Manifiesta que las letras en conflicto “… tienen diseños totalmente diferentes, grafismos especiales que les diferencian sustancialmente una de la otra …”. Tomando en cuenta que el elemento denominativo es el que predomina en las marcas mixtas dice que “Por lo tanto, si la parte denominativa de la marca ‘ENTEL (& DISEÑO)’ es … la parte predominante de la marca, entonces no existe posibilidad alguna de confusión con la marca ‘e’ (device) … que está formada únicamente por un diseño especial de letra e …”.

   Sostiene que “… se puede concluir sin duda alguna que, la marca ‘e’ (device) … es absolutamente distintiva, respecto de la marca ‘ENTEL (& diseño)’ sin que existan semejanzas, ni posibilidad de confusión de ninguna naturaleza … De igual forma, al ser absolutamente distintiva la marca ‘e’ (device), no se encuentra en el presupuesto establecido en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 …”.

   Finalmente argumenta que “… dentro de la clase Nº 38 existen numerosos registros que contienen la letra E, por lo que es evidente que dicha letra es, además, de uso común para los productos (sic) comprendidos en esta clase internacional de productos (sic). Al ser de uso común, ningún empresario o comerciante puede pretender exclusividad sobre esa letra y con ese argumento pretender impedir el registro de otra marca que tenga también, ese elemento de uso común, que es lo que pretende la parte contraria”.

   CONSIDERANDO:

   Que las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del...