PROCESO 162-IP-2004
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 162-IP-2004
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud procedente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 6478-ML. Actor: “SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.” MARCA: “LISTO + ETIQUETA A COLORES”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.
Magistrado sustanciador: doctor Eloy Torres Guzmán.
VISTOS:
Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.
Tomando en consideración:
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ANTECEDENTES.
1.1. Las partes:
Demandante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
COMPAÑÍA ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A.
1.2. Objeto y fundamentos de la demanda:
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. impugna el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0972704 de 19 de agosto de 1999, a través de la cual se rechaza la observación propuesta y se concede el registro de “LISTO + ETIQUETA A COLORES” como nombre comercial.
Señala que el riesgo de asociación entre las marcas registradas por NESTLÉ y el nombre comercial es real, ya que el objeto de las dos es la comercialización de café.
Agrega que existe un verdadero riesgo de confusión entre la designación y las marcas violándose de esta forma el derecho de un tercero; expresar lo contrario vulneraría sus derechos de titular marcario.
1.3. Contestación de la demanda:
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificado la validez de la resolución impugnada, por haberse expedido en apego a lo determinado en la legislación andina y nacional.
El delegado del Procurador General del Estado, contesta a la demanda señalando casillero judicial para futuras notificaciones, con el fin de vigilar las actuaciones que se den en el proceso en esta causa.
El Director Nacional de Propiedad industrial, manifiesta la negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Reitera que el acto administrativo impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido de acuerdo a la ley aplicable al caso.
Dentro del asunto que causa controversia señala que no existe ninguna posibilidad de que exista riesgo de asociación entre los productos distinguidos por las marcas confrontadas, los dos signos pueden coexistir en el mercado sin que exista riesgo de confusión entre ellos.
No existe confusión al tratarse de un signo mixto conformado por caracteres particulares que le otorgan novedad y distintividad suficiente que lo hacen registrable.
Entre las marcas en controversia no existen semejanzas de naturaleza gráfica, visual o fonética – auditivas, capaces de generar en el público o en los medios comerciales, alguna confusión.
El apoderado de la Compañía de Elaborados de Café El Café C.A., señala su negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y señala que no existe argumento para impedir el registro de la marca “LISTO + ETIQUETA A COLORES”.
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NORMAS A SER INTERPRETADAS.
Se interpretarán los artículos 81 y 83 literales a) y d) solicitados por el consultante y de oficio el artículo 128 de la Decisión 344. La interpretación no versará sobre el artículo 82 solicitado por el consultante, por no haberse especificado cuál o cuáles de sus literales requieren interpretación y porque analizados ellos frente a los hechos del proceso se considera que ninguno es pertinente al caso.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
DECISIÓN 344
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
(...)
“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(...)
El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.
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COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado.
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CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: El nombre comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al nombre comercial. Comparación entre una marca y un nombre comercia; requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; la marca notoria; el empleo de palabras comunes o usuales en la conformación de signos marcarios; reglas para el cotejo de marcas.
4.1. El nombre comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al nombre comercial. Comparación entre una marca y un nombre comercial:
El nombre comercial es el elemento identificador, que le permite a su titular distinguir una actividad comercial o un negocio, de otros similares que desarrollan sus competidores; el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.
La protección que la Normativa Comunitaria Andina le otorga al nombre comercial proviene del registro o de su uso efectivo, las disposiciones contenidas en la Decisión 344 no exigen el cumplimiento de formalidades en cuanto al registro, que tiene un carácter facultativo, y se establece con fines meramente declarativos.
En materia de nombres comerciales, se emplean los conceptos referentes a las marcas, y para comparar una marca y un nombre comercial se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para el cotejo de signos marcarios.
El Tribunal de...
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