PROCESO No. 144-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 144-IP-2004

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), 73 literal a), 82 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Guayas de la República del Ecuador; Proceso Interno N° 235-02-3. Actor: SUPAN S.A. Marca: BIMBUÑUELOS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 610-TDCAG-04-P, de fecha 07 de septiembre de 2004, remitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Guayas de la República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 235-02-3.

Que la mencionada solicitud cumple suficientemente con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el primero de diciembre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

   La actora es la sociedad SUPAN S.A.

   Se demanda al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI; y como tercero interesado al GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   El 21 de mayo de 1993, la sociedad Ecuatoriana SUPAN S.A. solicitó el registro de la marca BIMBUÑUELOS, para productos de la clase 30 (“Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”).

   El 22 de noviembre de 1993, la compañía CENTRAL IMPULSORA solicitó el registro del signo BIMBUÑUELOS, para identificar productos de la clase internacional Nº 30.

   Publicado el extracto de la solicitud de la marca BIMBUÑUELOS presentada por la compañía CENTRAL IMPULSORA, la sociedad Supan S.A., presentó observaciones a la solicitud, con base en la identidad existente entre la marca solicitada, y sus marcas BIMBO y BIMBOLLOS, registradas en las clases internacionales Nº 29 y 30. (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

   Mediante la Resolución 0969140 de 17 de marzo de 1999, -fecha en la cual ya se encontraba registrada la marca BIMBUÑUELOS en la clase 30 a favor de la sociedad SUPAN S.A.- el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por SUPAN S.A. en contra de la solicitud de registro del signo BIMBUÑUELOS solicitado por CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. y otorgar el registro a favor de la mencionada sociedad.

   El 13 de mayo de 1999, la compañía SUPAN S.A. presentó recurso de apelación, que fue resuelto mediante Resolución de 30 de marzo de 2001, en la que se deniega el recurso de apelación solicitado y se ratifica la Resolución Nº 0969140 con la que se rechaza las observaciones realizadas por la sociedad SUPAN S.A.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   La sociedad demandante manifiesta que, el Director Nacional de Propiedad Industrial, “en un evidente error omitió la existencia del registro del signo BUMBUÑUELOS (sic) de propiedad de SUPAN S.A., faltando a su obligación de realizar el examen de registrabilidad conforme lo establecía el artículo 96 de la entonces vigente Decisión 344...”.

   Manifiesta además que: “La Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el Comité de la Propiedad Intelectual (sin necesidad de que el administrado SUPAN S.A. le facilite su trabajo haciéndoles caer en cuenta sobre la preexistencia de su derecho) tenían la obligación de negar de oficio la solicitud de registro del signo BIMBUÑUELOS presentada por CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. debido a que ya había conferido un derecho exclusivo sobre dicho signo a favor de SUPAN S.A. para productos de la misma clase internacional; mas aún siendo los obligados de tutelar, proteger, prevenir, promover y fomentar la protección de los derechos de propiedad industrial”.

   Arguye también que “sin perjuicio de lo expresado anteriormente, cuando se trata de marcas que distinguen productos alimenticios, la pauta de la combinación de conjunto tiene que analizarse con otro criterio; y en este caso, es el de la supremacía de los elementos dominantes que sobresalen en la visión de conjunto. Es así como al analizar la composición de los signos enfrentados, encontramos que son muy similares pues la diferencia esta constituida únicamente por un ‘r’ frente a una ‘m’ lo que significa que los vocablos enfrentados son prácticamente iguales y se requiere efectuar un gran esfuerzo, para determinar si las marcas presentan alguna diferencia”.

   2.3. Contestación a la demanda.

   2.3.1. Del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.

   No consta en el expediente enviado a este Tribunal, la contestación a la demanda realizada por el representante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

   3.3.2. Del tercero interesado GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.

   La representante del Grupo BIMBO S.A. de C.V., firma que se fusionó y absorbió a la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., manifiesta que el derecho de la marca BIMBO, BIMBUÑUELOS y BIMBOLLOS, le pertenecen al Grupo Bimbo, pues en los años cuarenta se le concedió en México el registro de la marca BIMBO, mientras que SUPAN S.A., obtuvo el registro de la marca BIMBO arbitrariamente en el Ecuador en el año 1969, aproximadamente 25 años después.

   Manifiesta además que “Las marcas del GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. son notorias y mundiales, por lo que el registro de la marca ‘BIMBUÑUELOS’, extendió en nuestro país un derecho adquirido hace ya mucho tiempo atrás por mi mandante, y mucho antes de que SUPAN S.A. copie y utilice deslealmente las marcas de mi representada en el Ecuador”.

   Para concluir manifiesta que, la compañía SUPAN S.A., pretende apoderarse de un derecho ajeno ya que las marcas del Grupo BIMBO S.A. DE C.V., son notorias y mundiales; y, que la acción propuesta por la firma demandante, representa un acto de competencia desleal, pues los hechos expuestos en ella no se encuentran en razón de la verdad debido a que las marcas del Grupo BIMBO S.A. DE C.V. son suficientemente distintivas a nivel nacional e internacional.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que en el presente caso fue solicitada la interpretación de los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), 73 literales a), d) y e); 82 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, por considerarse aplicables al presente caso.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la...