PROCESO 148-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 148-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: CAROLINA. Actor: RIVIANA FOODS INC. Nº 2002-00040 (7680).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2002-00040 (7680);

El auto de 25 de noviembre de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud contenida en el oficio Nº 1631, de 6 de octubre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad RIVIANA FOODS INC., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Intervienen como terceros interesados las sociedades: COLOMBINA S.A. y PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA – PROANDEX.

2. Hechos

   El 12 de febrero de 1991, la sociedad RIVIANA FOODS INC., solicitó el registro de la marca CAROLINA (mixta) para amparar “ARROZ” dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). El 17 de junio de 1994 se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial No. 402. El 2 de agosto de 1994, dentro de término, la Sociedad COLOMBINA S.A. presentó escrito de observaciones con fundamento en su marca CATALINA, también para productos de la clase 30.

   La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 33702 de 27 de diciembre de 2000, declaró infundada la observación de COLOMBINA S.A. y al mismo tiempo de OFICIO, negó el registro de la marca CAROLINA (mixta) en la clase 30, con base en los registros de las marcas CAROLINA (mixta) en la clase 29 de propiedad de la sociedad PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-PROANDEX. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas combustibles).

   La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos quien por Resolución Nº 14733 de 30 de abril de 2001, confirmó la Resolución impugnada y, el segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución Nº 25186 de 31 de julio de 2001 confirmó, asimismo, la decisión contenida en la Resolución Nº 33702.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

   La actora sostiene “… que hubo violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 puesto que el Jefe de la División de Signos distintivos, así como el Superintendente Delegado de la Propiedad industrial, ignoraron que la marca CAROLINA (MIXTA) de RIVIANA FOODS INC., fue solicitada el día 12 de febrero de 1991, es decir dos años antes de que fuera solicitada la marca fundamento del rechazo CAROLINA (mixta) …” lo cual “… le otorga a mi representada un derecho prioritario”.

   Así mismo sostiene que en reiterada jurisprudencia, tanto el Tribunal Andino de Justicia como el Honorable Consejo de Estado, han establecido el principio general de Derecho Marcario que dice: “PRIMERO EN EL TIEMPO, PRIMERO EN EL DERECHO”. Esta jurisprudencia, “nos confirma claramente el derecho prioritario de mi representada, sobre la marca CAROLINA para amparar “ARROZ” en la Clase 30, al haberla solicitado con anterioridad a la fecha en que fueron solicitadas las marcas CAROLINA (mixta) y CAROLINA (mixta)”, principio que se encuentra consagrado en la causal de irregistrabilidad del literal a) artículo 83 de la Decisión 344.

   Por otro lado dice que la marca CAROLINA (mixta) ampara productos específicos de la Clase 30, consistente en ARROZ, “… en tanto que las marcas fundamento del rechazo amparan productos de la Clase 29, consistentes entre otros en carnes, pescado, aves, gelatina, frutas, mermeladas, compotas, huevos, aceites, legumbres, y atún”. Esto significa “que las marcas supuestamente en conflicto se comercializan en un mercado diferente, ya que el arroz, se comercializa en estantes de supermercados dedicados únicamente a esta clase, en tanto que los productos de la Clase 29 se comercializan en estantes especializados en esta clase de productos.”

   De igual manera la parte actora manifiesta que el articulo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena “… fue claramente violado al negar el registro de la marca CAROLINA (MIXTA) … con fundamento en dos marcas solicitadas con posterioridad, por cuanto dicha marca cumple con la totalidad de los requisitos que exige esta norma para poder ser aplicada”.

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio responde a la demanda en los siguientes términos:

   Con la expedición de las Resoluciones: Nº 33702 del 27 de diciembre de 2000, Nº 14733 del 30 de abril de 2001 y Nº 25186 del 30 de julio de 2001, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, “…no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Asimismo dice que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente … es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa”.

   Basándose en jurisprudencia indica que “es evidente que la marca “CAROLINA” (mixta) para distinguir productos de la clase 5 (sic) si bien es susceptible de representación grafica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados … se presentan semejanzas graficas, ortográficas y fonéticas que hacen difícil su diferenciación por parte del consumidor”.

   Sostiene que “En el presente caso resulta evidente que el medio que utiliza el consumidor para solicitar el producto es la denominación; resultando evidente que la expresión ‘CAROLINA’ para distinguir productos de la clase 30 es semejante a ‘CAROLINA’, clase 29 registradas a favor de la sociedad Unilever (sic), por lo que evidentemente ‘CAROLINA’ (mixta) clase 30, no tiene aptitud distintiva para individualizar suficientemente los productos que se quieren proteger con el registro”.

   Argumenta que “La marca solicitada “CAROLINA” (mixta) de la Clase 30 de la nomenclatura vigente pretende distinguir herbicidas, insecticidas y funguicidas (sic); de otra parte, las marcas...