PROCESO No. 116-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 116-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 154, 155, literales a), c) y d), 165, 166, 167, 238, 241, 258 y 259, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador.

Parte actora: AVENTIS PHARMA S.A.

Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”.

Expediente Interno Nº 414-02-3.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, trece de enero del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos: 154, 155 literales a), c) y d), 165, 166, 167, 216, 238, 241, 258, y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador, y recibida en este Tribunal, luego de su regularización, en fecha 25 de octubre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   La parte actora argumenta, según el consultante, que “Se dedica a la producción y comercialización de productos farmacéuticos, que es titular de la marca ‘CALCIORAL’, que tiene vigencia hasta junio del 2010, que dicha marca protege productos de la clase internacional No. 5, que el producto que identifica es una suspensión del complemento de calcio y vitaminas D2 y B12; que el 12 de abril del 2002 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial negó el registro de la marca CALCIORAL de propiedad de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA., que esta compañía comercializa esa marca consistente en una ‘Suspensión Coloidal’, infringiendo los derechos del actor puesto que ‘la presentación de los productos es susceptible de crea (sic) confusión en el mercado, hecho que configura un caso de competencia desleal’ ”.

   Del texto de la demanda “por violación de los derechos de propiedad industrial, en contra de LABORATORIOS CHEFAR S.A.”, formulada por la apoderada especial para los asuntos relativos a la propiedad intelectual de la sociedad AVENTIS PHARMA S.A., deriva que esta empresa “es titular en el Ecuador del registro de la marca ‘CALCIORAL’, inscrita originalmente el 17 de noviembre de 1971 .... El registro de esta marca ha sido renovado por dos ocasiones”; que “‘CALCIORAL’ protege: ‘especialidades químicas y farmacéuticas (Clase internacional No. 5)’ … identifica un producto que consiste en una suspensión de complemento de calcio y vitaminas D2 y B12”; que “El 19 de agosto de 1996 INSTITUTO FÁRMACO BIOLÓGICO S.A. INFABI, solicitó el registro de la marca ‘CALCIORAL’ ... para proteger productos de la clase internacional No. 5. ... El 7 de abril de 1998, la solicitud de registro de la marca ‘CALCIORAL’, fue transferida por el solicitante ... a favor de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA.”; que “El 18 de diciembre de 1997, mi representada en ese entonces, ROUSSEL UCLAF, SOCIEDAD ANÓNIMA, propietaria por transferencia de la marca ‘CALCIORAL’ presentó observación a dicha solicitud ...”; que “El 31 de agosto de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, nos notificó la providencia No. 972708 de 20 de agosto de 1999, mediante la cual resolvió aceptar nuestra oposición y consecuentemente denegó el registro de la denominación ‘CALCIORAL’, por contravenir las disposiciones legales contenidas en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “El 21 de septiembre de 1999 LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA., interpuso recurso de reposición en contra de la referida Resolución, argumentando nuevamente ‘el uso público y notorio por más de 15 años’ de la marca ‘CALCIORAL’ y adicionalmente en el hecho (sic) que el 12 de junio de 1998, presentó acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca ‘CALCIORAL’, de mi representada”.

   De la demanda se desprende también que “El 13 de enero del año 2000 el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 974938 resolvió mantener en suspenso la Resolución No. 972708 de 20 de agosto de 1999, la cual denegó el registro de la marca ‘CALCIORAL’ mientras el Comité de Propiedad Industrial resuelva sobre la acción de cancelación”; que “El 31 de enero del año 2002 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió rechazar la acción de cancelación propuesta en contra de la marca ‘CALCIORAL’ de mi representada ...”; que “El 12 de abril del año 2002, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 979920 de 2 de abril del año 2002, resolvió ratificar la Resolución No. 972708 de 20 de agosto de 1999, la cual denegó el registro de la marca ‘CALCIORAL’ de propiedad de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA.”; que “LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. ... ha venido afirmado (sic) en flagrante vulneración de los derechos marcarios de AVENTIS PHARMA S.A., que dicha compañía está comercializando en nuestro país la marca ‘CALCIORAL’. De esta manera ha ratificado el cometimiento de un delito y nos releva de la necesidad de demostrar dicha infracción”; que “Este producto está distribuyéndose a escala nacional por LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. … la utilización de la marca infractora ‘CALCIORAL F’ aparece en la parte superior del envase en letras mayúsculas debajo de lo cual consta las palabras ‘SUSPENSIÓN COLOIDAL’, al igual que ocurre con la marca de propiedad de mi representada, lo cual indiscutiblemente ocasiona confusión en el público consumidor sobre el verdadero origen empresarial de los productos ya que tanto la marca infractora como la de mi representada al ser una suspensión coloidal tienen la misma finalidad, aplicación y uso … la presentación de los productos es susceptible de crear confusión en el mercado, hecho que configura un caso de competencia desleal … La forma de uso (suspensión de calcio) hace a los productos de AVENTIS PHARMA S.A. y de LABORATORIOS CHEFAR S.A. confundibles, respecto de la real procedencia empresarial, tanto más si están identificados por una misma marca ‘CALCIORAL’”.

   La actora agrega que “El 16 de julio del año 2002, en uso legítimo de los derechos conferidos por la Decisión 486 ... a nombre de AVENTIS PHARMA S.A., se presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una demanda de tutela administrativa de protección de los derechos de propiedad industrial en contra de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. ...”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante infiere de la demanda que la actora “Fundamentó su pretensión en los artículos 23, numeral 23, 30 inciso 3° de la Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión 486 de la Comunidad Andina en sus artículos 154, 155, 258, y 259, Ley de Propiedad Intelectual en su artículos (sic) 284, 287, 285 y 319. Exhibe como pretensión la declaratoria de haber vulnerado la demandada sus derechos de propiedad intelectual, el pago de una indemnización, multa y costas procesales”.

   Por su parte, la actora alega que “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ... reconoce, regula y garantiza el derecho al uso exclusivo de la marca registrada … AVENTIS PHARMA S.A., tiene registrada y vigente su marca ‘CALCIORAL’ en el Ecuador desde el año 1971 .... Mientras que a LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. se le ha negado ... el registro de la marca ‘CALCIORAL’ ”. Luego de transcribir el texto de los artículos 154 y 155 de la Decisión 486, la demandante sostiene que “Los derechos conferidos al propietario de una marca registrada ... se circunscriben, en definitiva a impedir que terceros usen su marca o una similar con fines comerciales, en el territorio en el cual se encuentra protegida dicha marca”; que “Aplicando las antes citadas normas, vemos que los actos realizados por LABORATORIOS CHEFAR S.A. se circunscriben en ellas. Así: (i) LABORATORIOS CHEFAR se encuentra usando públicamente en el comercio un signo idéntico a la marca ‘CALCIORAL’, registrada en Ecuador por AVENTIS PHARMA S.A., para proteger un mismo producto, una suspensión coloidal ... (ii) El uso ilegal de la marca ‘CALCIORAL F’ por parte de LABORATORIOS CHEFAR, evidentemente causa confusión en el público consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto. Conforme lo dispuesto por el artículo 155, literal d) de la Decisión 486 ...”; y que “únicamente existirá una situación desleal, cuando la actividad realizada por un empresario, se vaya en contra de la ley, de los ‘usos y practicas (sic) honestas’ ”.

   Sobre la base del artículo 258 de la Decisión 486, argumenta que “la competencia desleal se configura no por el daño ocasionado a un empresario en sí; sino son las prácticas comerciales atentatorias a los ordenamientos legales las que motivan este perjuicio, de lo que se desprende que existen distintas modalidades de competencia desleal, sin embargo la que nos interesa en el presente caso es la imitación de un signo con el propósito de causar confusión en el consumidor …”; y que “La infracción de los derechos de propiedad industrial, como la cometida por LABORATORIOS CHEFAR S.A., incluso, es sancionada penalmente ...”.

   La actora pide que se declare que “LABORATORIOS CHEFAR S.A. ha vulnerado los derechos de propiedad intelectual de AVENTIS PHARMA S.A.; … se condene a LABORATORIOS CHEFAR S.A. el pago de los daños y perjuicios ocasionados ... se imponga a LABORATORIOS CHEFAR S.A. el máximo (sic) multa prevista ... se condene a LABORATORIOS CHEFAR S.A. al pago de costas procésales (sic) y honorarios profesionales ...”.

2. Contestación a la demanda

   Laboratorios CHEFAR CIA. LTDA. sostiene, según el consultante, que “Ofrece en venta el producto ‘CALCIORAL F’, que ‘El uso sin registro previo de la denominación CALCIORAL por parte de Laboratorios CHEFAR es un ‘Hecho Marcario’; invocó la falta de uso de la marca de la actora, toda vez que desde 1971 ‘no usa ni...