PROCESO 129-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 129-IP-2004

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Marca: GALLO (mixta). Actor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.A. Proceso Interno Nº 2003-00330.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2003-00330.

El auto de 10 de noviembre de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1498 de 20 de septiembre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.A., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercera interesada es la CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS S.A.

2. Hechos

   De la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio, se evidencia que el 2 de octubre de 1995, la sociedad de PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.L. denominada anteriormente PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.A. solicitó el registro del signo GALLO (mixto) para distinguir productos de la Clase 30. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan , pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 426 de 5 de enero de 1996, al que, la sociedad CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS S.A. antes DICOMEX S.A. presentó observaciones con base en su marca figurativa, registrada, consistente en la figura de un gallo, para distinguir productos de la Clase 30, y con base en la solicitud anterior de la marca GALLO (mixta) también para la clase 30.

   Por Resolución Nº 27546 de 28 de octubre de 1997 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y en consecuencia negó el registro del signo GALLO (mixto), argumentando que “En opinión de este Despacho entre la marca solicitada en registro, GALLO (MIXTA) y las marcas que le sirven de fundamento a la sociedad DICOMEX S.A., (GALLO (MIXTA) Y FIGURATIVA consistente en la figura de un gallo), existen similitudes que harían incurrir en error al consumidor, ya que en la marca GALLO (MIXTA) predomina el elemento denominativo, y en la marca FIGURATIVA el elemento gráfico evoca el concepto de la marca cuyo registro se solicita; por consiguiente estas marcas no pueden coexistir el mercado (sic). En consecuencia la marca objeto de la solicitud se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

   La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos quien por Resolución Nº 9787 de 29 de mayo de 1998, confirmó la Resolución impugnada y, el segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución Nº 4432 de 25 de febrero de 2003 confirmó, nuevamente, la decisión contenida en la Resolución Nº 27546.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

   La actora manifiesta que “… efectuado el cotejo entre las marcas GALLO (mixta) y GALLO (mixta), puede desprenderse que por el tipo de letra y la forma de la etiqueta de las marcas, no existen similitudes al grado de producir confusión o error en el público consumidor … es evidente que las gráficas de ambas marcas son diferentes”.

   Indica que, a pesar de que los productos están ubicados en la misma clase 30 del nomenclátor “… ellos son distintos ya que el signo solicitado pretende identificar pastas alimenticias, alimentos preparados o conservas a base de pastas alimenticias, salsas preparadas o conservadas para condimento de pastas alimenticias, sémolas, harina de trigo y pan rallado. El signo registrado por su parte, busca distinguir fundamentalmente arroz. Ello significa que habida cuenta de estos elementos, existen pocas probabilidades de generar confusión entre los signos objeto de examen, pues el consumidor cuenta con elementos suficientes para identificar y diferenciar uno de otro en el mercado. No hay por lo tanto, riesgo de confusión o de asociación”.

   Manifiesta que la marca GALLO (mixta) ha sido registrada en el Perú donde coexiste con el signo GALLO de la sociedad DICOMEX S.A. , asimismo “… en Ecuador … y en un gran número de países del mundo. Los productos de mi representada, han tenido amplia difusión a nivel mundial”. Dice que “… La marca solicitada configura un conjunto que no puede analizarse separadamente, tanto los elementos gráficos como los denominativos son fundamentales para otorgar distintividad a un signo, que en nuestro caso es un signo mixto”.

   Sostiene que “El elemento gráfico en el caso en comento otorga unas características especiales al término solicitado GALLO, se trata de un tipo especial de letra que en color blanco y negro distingue la palabra GALLO. Encima de la expresión nominativa se presenta un gráfico constituido por un gallo. En la marca Registrada el elemento principal no es el gráfico del gallo sino el elemento nominativo expresado en un tipo de letra completamente diferente de aquel de la marca solicitada, de allí que la visión de conjunto permite observar que el signo solicitado es distinto”.

   Finalmente dice que “En atención al principio de especialidad, en virtud del cual una marca solamente protege los productos que se indican con toda precisión en la solicitud de registro y posteriormente los productos indicados en el certificado de registro que profiera, la marca ‘GALLO’ (MIXTA) de mi representada jamás se interesó en distinguir ‘Arroz’ y en tal sentido los actos administrativos que rechazaban el registro de la marca, no se ajustan a la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina (sic), toda vez, que por un lado la marca de la Corporación General de Alimentos S.A., solamente pretende distinguir éste productos, y por el otro, la única excepción a la regla de la especialidad, está referida a las marcas notorias, y sin lugar a dudas la marca ‘GALLO’ (MIXTA) no cumple esta característica”.

4. Fundamentos Jurídicos de la...