PROCESO 101-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 101-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literal f), 65, 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: TRIDAZOL. Actor: INDUSTRIAS REUNIDAS CÍA. LTDA. Proceso Interno Nº 1523-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de octubre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 1523-ML;

El auto de 22 de septiembre de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud contenida en el oficio Nº 451-TDCA-DQ-1S-1523-ML de 25 de agosto de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad INDUSTRIAS REUNIDAS CÍA. LTDA. y demandados son: el Director Nacional de Propiedad Industrial, Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, el Procurador General del Estado y Laboratorios Bussie S.A. y Rhone-Poulenc Sante éstos últimos en su calidad de terceros interesados.

2. Hechos

   El 22 de mayo de 1991, la empresa Industrias Reunidas Cía Ltda. presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial solicitud para el registro como marca del signo TRIDAZOL para distinguir productos de la clase 5 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas). A dicha solicitud presentaron oposiciones las empresas LABORATORIOS BUSSIE S.A. en base a la marca DAZOL y RHONE POULENC SANTE en base a la marca TRIZOL, ambas para la clase 5.

   Mediante Resolución Nº 0939690 de 23 de agosto 1994, el Director Nacional de Propiedad Industrial, negó el registro de la marca TRIDAZOL, argumentando que “… analizadas en conjunto las marcas en conflicto, se puede determinar que existen semejanzas susceptibles de producir confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor, ambas marcas participan del prefijo tri y su terminación zol, existe similitud en sus características gráfico, visual y auditivo”.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

   La empresa INDUSTRIAS REUNIDAS CÍA. LTDA. manifiesta que la Administración realizó una apreciación “… eminentemente gramatical, se ha omitido investigar, como se debió hacer el tipo de producto que se ampara con la marca y aquello que en la Química es un genérico y sirve para determinar que el producto, al igual que muchos otros productos, utilizan un mismo compuesto orgánico e inorgánico, lo cual implica que para poder determinar si es genérico o no y si se puede o no inducir al público a error o si más bien sirve para determinar cual es el principio activo del producto, hay que recurrir a la nomenclatura de la Química moderna; el no hacerlo estaría omitiendo que un laboratorio se apropie, como marca de un genérico”.

   Indica que “Los productos que amparan las marcas observantes y la denominación observada, al igual que muchos otros tienen un principio activo muy similar … DAZOL constituye el genérico para todos los productos químicos que contengan este productos y sirve, no para que el público consumidor se confunda sino para que conozca que se trata y contiene IMIDAZOL”.

   Sostiene que DAZOL “… utiliza una parte del genérico químico por lo cual no debió permitirse el registro como marca y debería cancelarse es (sic) registro puesto que está permitiendo que un sólo (sic) laboratorio utilice como marca un genérico químico que es de propiedad de muchos laboratorios. En lo que respecta con TRIDAZOL y TRIZOL, ambas utilizan un (sic) parte del genérico, esto es ‘dazol’ y ‘zol’, combinado con un prefijo que al combinarse con la parte que se escoge del genérico químico, se transforman es (sic) especiales y específicas, plenamente identificables la una de la otra …”.

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda:

   El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, responde a la demanda deduciendo las siguientes excepciones: (i) suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344; (ii) legalidad y validez de la Resolución Impugnada; y, (iii) negativa pura, simple, llana y absoluta de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, por no estar apegadas a la ley ni a la realidad.

   El Delegado del Procurador General del Estado, en representación del Procurador General del Estado, del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y del Director Nacional de la Propiedad Industrial, dice que: (i) se adhiere y hace suya la contestación a la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; “… por consiguiente, se dignarán en sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, infundada e injurídica demanda propuesta por la Actora”; y, (ii) acompaña el documento que legitima su intervención.

   La sociedad RHONE-POULENC SANTE, al contestar la demanda manifiesta que: (i) se lo citó en nombre de LABORATORIOS BUSSIE S.A. y de RHONE POULENC RORER; (ii) no es apoderado de LABORATORIOS BUSSIE S.A.; (iii) es representante de RHONE POULENC-SANTE; (iv) señala domicilio judicial; y, (v) autoriza a la Dra. María Esthela Guerrrero para que suscriba cuanto escrito sea necesario para la defensa de los intereses de la sociedad.

   CONSIDERANDO:

   Que las normas contenidas en los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, teniendo en cuenta que la solicitud del registro como marca del signo TRIDAZOL se presentó el 22 de mayo de 1991, es decir en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas sustanciales aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión por lo que, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 56, 58 literal f), 65, 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así los artículos solicitados por el consultante.

   Decisión 85

   Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

   (...)

   Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

   (...)

   f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

   (...)

   .

   Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

   Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca

   Artículo 66.- Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con...