PROCESO No. 130-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 130-IP-2004

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Parte actora: sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI PÉNCIL CO. LTDA.).

Caso: “UNI (mixto)”.

Expediente N° 2002-00349 (8351).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinte de octubre del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 134, 135, 136, literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de septiembre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “La sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI PÉNCIL CO., LTDA.), solicitó el registro para la marca UNI (MIXTA) en clase 16 internacional … La solicitud fue publicada en extracto de la gaceta de la propiedad industrial No 468 de diciembre de 1998 … Publicado el extracto ... se presentó demanda de oposición (sic) por parte de la sociedad CIUDADELA COMERCIAL DE UNICENTRO, con fundamento en las marcas registradas UNICHICOS (mixta), UNIMAGAZIN (nominativa) en clase 16 internacional y UNICLAS, en clases 41 y 42 internacional … Mediante la Resolución 11578 de 30 de marzo de 2001, la División de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición formulada y negó el registro de la marca mixta UNI, porque consideró que existían semejanzas visuales y gráficas”; que la solicitante del registro “interpuso dentro del termino (sic) respectivo, recurso de reposición y en subsidio apelación. En el recurso se destacó que la marca UNICHICOS (mixta) distingue exclusivamente: ‘revistas, periódicos, folletos, libros, y en general todo tipo de publicaciones periodísticas’. Por su parte la marca UNI MAGAZIN identifica todos los productos comprendidos en la clase 16 internacional”; que “Se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio una modificación a la solicitud de registro. En dicha modificación, se limitó la solicitud a los siguientes productos incluidos en la marca (sic) 16 internacional: ‘lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas, marcadores, fibras, cintas correctoras, minas para lápices, gomas de borrar y demás instrumentos de escritura’ ”.

   El consultante desprende también de la demanda que “Mediante Resolución No 20.409 de 26 de junio de 2001 la División de Signos Distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución 11 578 de 2001. Se dijo que no se tuvo en cuenta la modificación de la solicitud de registro para la marca UNI, porque la marca había sido solicitada inicialmente para distinguir todos los productos de la clase 16 internacional”; que “Mediante Resolución 10 547 de 2001 de 22 de marzo del 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 11578 de 2001 … En la decisión no se hizo ninguna mención sobre la solicitud de modificación”; y que “La sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI PÉNCIL CO., LTDA.) ha registrado la marca UNI (MIXTA) en los siguientes países de la Comunidad Andina de Naciones: Bolivia, Venezuela y Ecuador”.

   Del escrito de contestación a la demanda consignado por el apoderado de la sociedad CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, quien actúa como tercero interesado, se desprende que “La sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHI (sic) KAISHA (MITSUBISHI PENCIL CO., LTDA.), presentó ante la autoridad nacional competente, el 28 de agosto de 1998, solicitud de registro para la marca UNI (MIXTA), para distinguir productos de la clase 16 internacional”. En el expediente remitido a este órgano jurisdiccional consta que la fecha referida por la parte demandada es la de la solicitud (folio 106), y que las observaciones de la sociedad CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO se formularon el 22 de enero de 1999 (folio 117).

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, la actora denuncia la violación de “los artículos 134, 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina …”. En relación con el artículo 143, el alegato es que “Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio hizo caso omiso de la solicitud de modificación presentada, no tuvo en cuenta el artículo que se menciona, el cual establece que la modificación de este tipo de solicitudes se puede hacer en cualquier momento del trámite; alega haber presentado la solicitud al momento de interponer el recurso de reposición contra la Resolución 11578 de 30 de marzo de 2001; por lo tanto, se encontraba en la oportunidad adecuada para llevar a cabo tal actividad puesto que aún no se había agotado la vía gubernativa”.

   Agrega el consultante que, a juicio de la actora, “Cuando se efectúa el cotejo entre las marcas UNI (mixta) y UNICHICOS (mixta), UNIMAGAZIN (nominativa), puede desprenderse que el tipo de letra y el carácter mixto de la solicitada, otorgan al signo UNI distintividad suficiente. Además, las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, no toman en cuenta que la modificación de la solicitud pretende distinguir productos específicos: ‘Lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas, marcadores, fibras, y demás instrumentos de escritura’; por tanto, siendo que la marca UNIMAGAZIN distingue todos los productos de la clase 16 internacional y UNICHICOS distingue: ‘revistas, periódicos, folletos, libros, y en general todo tipo de publicaciones periódicas’, no existe posibilidad de generar confusión en el publico (sic) consumidor”.

   Por su parte, el apoderado de la actora precisa en su demanda que “Interpuesto el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en la oportunidad correspondiente, mi poderdante decidió evitar las posibilidades de confusión del público consumidor, modificando su solicitud para el registro de la marca UNI, limitando su aplicación exclusivamente para distinguir los siguientes productos … Esta limitación permitiría la coexistencia de las marcas en el mercado, toda vez que mientras la marca UNICHICOS (mixta) distingue exclusivamente: ‘revistas, periódicos, folletos, libros y en general todo tipo de publicaciones periódicas’ y la marca UNIMAGAZIN (nominativa) identifica todos los productos comprendidos en la clase 16 Internacional, la solicitada UNI (mixta) tendría una cobertura exclusiva de los elementos mencionados en la modificación de la solicitud de registro … la División hizo caso omiso de la solicitud de modificación presentada, y por lo tanto no tuvo en cuenta el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina … Dado que mi poderdante quería limitar los productos que buscaban ser distinguidos por la marca UNI, este acto encuadraba perfectamente dentro de los elementos secundarios de la solicitud cuya posibilidad de modificación es reconocida por la ley y la jurisprudencia”; que “la limitación de los productos llevada a cabo por mi representada en la modificación a la solicitud de registro para la marca UNI, dejaba a salvo los intereses de los consumidores y los de los empresarios, pues pretendía excluir de la cobertura de la marca aquellos bienes respecto de los cuales podía generarse confusión, limitando su margen de acción a unos productos específicos”; que “resulta evidente que mi poderdante habiendo presentado la solicitud de modificación al momento de interponer el recurso de reposición contra la Resolución No 11.578 de 30 de marzo de 2001, se encontraba en la oportunidad adecuada para llevar a cabo tal actividad puesto que aun (sic) no se había agotado la vía gubernativa, situación que fue a todas luces desconocida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

   La actora argumenta además que “los actos administrativos impugnados adolecen del vicio de falsa motivación ... en primer lugar la Resolución 11.578 ... no destaca que UNI es una marca mixta y que existen otras marcas para la misma clase 16 Internacional ... que por incluir también la palabra UNI, estarían igualmente reproduciendo los signos de la CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, por lo que no se entiende cómo su registro fue concedido”; que “En segundo lugar la Resolución 20.409 ... no toma en cuenta la modificación a la solicitud de registro presentada por mi representada, fundando su decisión en el hecho de que la marca al momento de la solicitud se presentó con el objetivo de distinguir con cobertura total, los productos de la clase 16 Internacional”; y que “Por último, la Resolución 10.547 ... tampoco resalta la facultad legal para modificar la solicitud de registro para marca en cualquier momento del trámite, su examen se limita al cotejo de las marcas sin examinar que los productos que una y otra pretenden distinguir en el mercado, no ocasionan riesgo alguno de confusión entre el público consumidor y salvaguardan los intereses de los empresarios”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “es evidente que, ‘UNI’, si bien son susceptibles (sic) de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carecen (sic) de fuerza distintiva por...