PROCESO No. 109-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 109-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal h, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 82, literal d, 118, 122 y 144 eiusdem.

Parte actora: sociedad CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI.

Caso: lema comercial “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”.

Expediente N° 2002-00216 (8060).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de septiembre del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “artículos 81, 82 (literal h) y 83 (literal a) de la Decisión 344; 134 y 135 (literales a, b, e, f, i) de la Decisión 486”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de septiembre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “La CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (hoy CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. sigla CONAVI) de Medellín, presentó solicitud de registro del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza”; que “Durante el respectivo traslado, la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA domiciliada en Bogotá, presentó demanda de observaciones”; que “Mediante Resolución 11783 de 8 de mayo de 1996, la Superintendencia declaró infundada la observación y negó el registro del lema comercial solicitado, argumentando que el signo podía llevar a engaño a los consumidores en cuanto a su empleo, cuyo uso persigue finalidades completamente distintas a las que el público consumidor puede imaginar al encontrarse frente a un producto marcado con el signo solicitado, pues los productos de la Clase 16, son entre otros, papel, artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos para la papelería o la casa), material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés, productos de los que no puede deducirse el tipo de empleo que sugiere el signo SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI … Contra esta decisión CONAVI interpuso los recursos de reposición y apelación”.

   Asimismo, indica el consultante que “Mediante Resolución 30634 de 24 de noviembre de 2000, la Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, revocó la Resolución 11783 de 1996 y concedió el registro del lema comercial solicitado para distinguir productos de la clase 16 internacional, considerando que la solicitud no encuadraba en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344”; que “La CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA apeló esta decisión y este recurso fue decidido mediante Resolución 43990 de 24 de noviembre de 2000, revocándola y confirmando la decisión contenida en la Resolución 11783 de 1996. Es decir, negó definitivamente el registro del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI, argumentando que se trata de un término inapropiable a través de derechos de propiedad industrial por ser una expresión que puede utilizarse indistintamente por cualquier empresario para un producto ofrecido como la ejecución de transacciones comerciales a través de una tarjeta plástica que sustituyan el pago con dinero efectivo. Además el lema comercial es descriptivo y la expresión CONAVI no le otorga ninguna distintividad”.

   Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folio 75), así como de la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro del lema comercial, “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”, fue el 29 de noviembre de 1994.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, el actor denuncia la violación de “los artículos 81, 82 (literal h) y 83 (literal a) de la Decisión 344; 134 y 135 (literales a, b, e, f, i) de la Decisión 486”.

   En cuanto a la presunta violación del artículo 81 de la Decisión 344, desprende de la demanda que “Para que un signo pueda registrarse como marca debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado un determinado producto frente a otros idénticos o similares y cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica”; que “En este caso, el lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI, cumple con dichos requisitos, pues es perceptible por el sentido de la vista que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro”; que “Igualmente cumple con la representación gráfica … pues puede ser representado por sus correspondientes elementos nominativo y gráfico, lo que permite a los consumidores formarse una clara idea del signo representado y el de la distintividad intrínseca en cuanto que, visto en su conjunto no es genérico, ni descriptivo, no se refiere a un objeto o servicio determinado. También satisface la distintividad extrínseca, entendida como la inexistencia de otro idéntico o similar solicitado o registrado con anterioridad”; que “La jurisprudencia del Tribunal Andino ha sido clara en sostener que una marca (aplicable a lema comercial) que hace relación a cualidades secundarias del producto o servicio, es registrable, ya que sólo la marca (o lema comercial) que se refiera a atributos esenciales de aquellos es irregistrable, dada la insuficiente distintividad que adquiere el signo por incluir características que tienen directa relación con tales productos o servicios”; y que “El lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI tiene unas cualidades secundarias con relación a un producto determinado y en este caso, una de las cualidades principales de los productos enunciados en la solicitud de registro es que se utilizan para hacer transacciones en el campo financiero y una cualidad secundaria es que pueden incorporar un sistema inteligente, que adopta diversas definiciones”.

   Además, el consultante recoge de la demanda, que “Se violó el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, al determinarse que el signo estaba incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en esta norma, sin tener en cuenta que los signos irregistrables son aquellos que contengan atributos esenciales y no características secundarias del producto o servicio”; que “La Superintendencia debió otorgar el registro del lema comercial solicitado para los productos de la Clase 16 Internacional, porque la característica de ser un SISTEMA INTELIGENTE no es un atributo esencial del producto sino una cualidad secundaria del mismo y constituye una expresión evocativa, que puede ser una expresión con significado conceptual referido a los atributos secundarios del producto y no a los principales”; y que “El lema comercial es registrable porque tiene las cualidades de un producto determinado, evocando una idea específica que no es esencial, hecho que significa que es evocativo y no descriptivo. Además, posee la suficiente originalidad y novedad para los productos de la Clase 16 Internacional, que determina su evocatividad y lo hace suficientemente distintivo, además de que incluye un factor adicional como es la palabra CONAVI, que lo distingue de los otros”.

   En lo que concierne a la presunta violación del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, el consultante refiere el alegato del actor según el cual “La Administración, al negar el registro, olvidó que las palabras SISTEMA TARJETA e INTELIGENTE no definen un producto o servicio determinado, porque son expresiones que por su carácter de vocablos con múltiples definiciones expresan no solo una idea sino otras afines que adquieren una connotación distinta cuando se les agregan otras palabras y pueden llegar a constituir términos necesarios o genéricos relacionados con un producto o servicio determinado … En consecuencia, la expresión SISTEMA TARJETA INTELIGENTE no es una expresión genérica porque no es un término que requieran los empresarios del sector financiero y de negocios para identificar un producto o servicio, ya que expresan ideas muy generales no relacionadas con productos o servicios, pero que acompañadas de la marca CONAVI adquieren un carácter evocativo”; y que “el lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI es suficientemente distintivo y novedoso para ser registrado”.

   Finalmente, en cuanto a la presunta violación “del literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 en concordancia con el literal i) de la Decisión 486, según el cual no son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios...