PROCESO No. 112-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 112-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad MERCK KGaA.

Caso: marca “ARTRATE”.

Expediente Interno N° 2001-00255 (7309).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de septiembre del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81 y 83 (literal a) de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de septiembre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante deriva de la demanda que “El 15 de mayo de 1996, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS INTERNACIONALES LIMITADA (FARINTER) solicitó el registro de la marca ARTRATE para amparar productos comprendidos en la clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza … El 23 de agosto de 1996, MERCK KGaA presentó observaciones al registro con fundamento en su marca ARTREN, registrada con anterioridad y vigente hasta el 28 de noviembre de 2005, para productos de la Clase 5° … Mediante la Resolución 3835 de 27 de febrero de 1998, la Superintendencia declaró infundada la oposición (sic) de MERCK KGaA y concedió el registro de la marca ARTRATE para distinguir ‘productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes, material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos y las malas hierbas’, comprendidos en la Clase 5° Internacional … Interpuestos los recursos de reposición y apelación, mediante Resoluciones 11316 de 30 de junio de 1998 y 34519 de 28 de diciembre de 2000 la Administración confirmó la Resolución 3835 de 1998”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, “la actora señala que se violaron los artículos 81 y 83 (literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic), por las siguientes razones: … El literal a) del artículo 83, establece las causales de irregistrabilidad de una marca y en este caso, las marcas en conflicto ARTRATE (solicitada) y ARTREN (registrada) son confundibles entre sí desde el punto de vista visual, gráfico y fonético y en su pronunciación e inducirán al público consumidor a error … La Administración al realizar la comparación fraccionó las marcas dejando por fuera del estudio las primeras letras, afirmando erróneamente que la raíz que comparten las dos expresiones es de uso común para productos de la clase 5° internacional, sin tomar en cuenta que la unión de las letras ARTR es absolutamente distintiva y novedosa, que no resulta descriptiva ni genérica de ninguna sustancia activa de productos de la clase 5° … La marca ARTREN está conformada por seis letras y ARTRATE por siete. Las letras A, R, T, R, E aparecen en ambas marcas, siendo las cuatro primeras las mismas en una y otra y la vocal E ubicada en la última sílaba; por tanto, son confundibles a primera vista … ARTREN y ARTRATE son expresiones de fantasía y por tanto las reglas de acentuación castellana no son de aplicación en toda su extensión. Sin embargo, ambos signos pueden tener acentuación en la A de la primera sílaba o en la E de la última, lo cual arroja identidad tónica, sumada a las letras iniciales y finales que son las mismas”.

   Señala el consultante que, a juicio del actor, la Superintendencia no tuvo en cuenta que ambos signos “distinguen productos comprendidos en la clase 5° Internacional. Para un usuario medio que no conoce las aplicaciones de los distintos medicamentos, el riesgo de confusión es mayor y no hará el ejercicio de analizar las marcas en la forma detenida y exhaustiva que desarrolló el analizador de marcas, por falta de tiempo y de conocimientos suficientes … La oficina de marcas no tuvo en cuenta las semejanzas sino las diferencias, pues se limitó a analizar la parte de las expresiones que no eran comunes, dejando por fuera justamente las sílabas y vocales coincidentes … las dos marcas identifican los mismos productos … La Administración ignoró la similitud ortográfica, visual y fonética que se presenta entre las marcas en conflicto, pues no dio aplicación a las reglas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina que señalan que las marcas deben analizarse en conjunto y no de manera separada. Solamente se limitó a observar las diferencias, mas no las semejanzas existentes entre ellas … ARTRATE no es distintiva porque desde el punto de vista gráfico, visual y fonético es similar a ARTREN registrado …”.

   En la demanda se alega también que entre los signos “existe una similitud de conjunto. Similitud que se acentúa en la medida en que se trata de signos nominativos, donde la primera impresión es visual, de acuerdo con la composición ortográfica y fonética por ser el medio, la voz, la forma como el usuario demanda el producto distinguido con la marca”; que la Administración considera erróneamente “que el vocablo ARTR es de uso común para la clase 5, aduciendo que evoca la idea artritis …”; que “los examinadores no asumieron la posición de un usuario medio, sino que analizaron las marcas como técnicos en marcas, lo cual los llevó a encontrar insignificantes las similitudes entre los signos”; y que, en definitiva, dadas sus semejanzas, “las marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado ni regionalmente”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Informa el consultante que “La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que con la expedición de las resoluciones acusadas no se violaron las normas comunitarias citadas, porque … la Administración se ajustó plenamente al trámite...