PROCESO No. 99-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 99-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A.

Caso: denominación “DIGITAL SMOKING”.

Expediente Interno Nº 7283-AI.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de septiembre del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos “81, 83 literales a), en relación con los artículos 134 y 136 literal a) (sic) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 27 de agosto de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El apoderado de la empresa FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A., alega en su demanda que “El 13 de Octubre de 1.999 ... la compañía FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A., solicitó el registro de la marca ‘DIGITAL SMOKING’ … para proteger: ‘tabaco; sistema para fumar cigarrillos que consiste de cigarrillos, encendedores electrónicos, unidad limpiadora y recargable para encendedores electrónicos’, perteneciente a la clase internacional No. 34”; que “Mediante Resolución No. 033553 de 1ero de Febrero de 2.000 ... el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro de la marca ‘DIGITAL SMOKING’ ... el Director señaló que dicha marca no es susceptible de registro, por cuanto se ha encontrado la solicitud de registro de la marca denominada SMOKING Y DISEÑO ... a nombre de la Compañía MIGUEL Y COSTAS Y MIGUEL S.A. para proteger productos de la clase internacional No. 34, y que la denominación solicitada ‘DIGITAL SMOKING’ causará confusión o asociación en los medios comerciales y en el público consumidor”; que “El 25 de Febrero de 2.000, mi mandante presentó el Recurso de Reposición contra la referida Resolución ...”; y que “Mediante Resolución No. 034316 de 4 de Abril de 2.000 ... el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar el Recurso de Reposición planteado por mi mandante, en contra de la Resolución No. 033553 ... y, en consecuencia, ratificó el rechazo de la solicitud de registro de la marca ‘DIGITAL SMOKING’ ... sobre la base de los mismos argumentos expresados con anterioridad”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El apoderado de la actora, a propósito de la presunta violación del artículo 81 de la Decisión 344, sostiene que “La marca de fábrica ‘DIGITAL SMOKING’ cuyo registro solicitó FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en las normas antes citadas ... dicha marca que se compone de dos vocablos ‘DIGITAL’ y ‘SMOKING’, es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, a demás (sic) de ser novedoso y original”; que “la marca ‘DIGITAL SMOKING’ no se asemeja a la marca SMOKING, ya que el análisis marcario debe hacerse en base a una visión de conjunto, sintáctica, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética, y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); o se ha matizado el propio criterio estructural cuando en los signos distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencia suficiente. Además, la denominación SMOKING, per se, no constituye marca por ser un término genérico”.

   Asimismo, la actora sostiene que “al ser la marca ‘DIGITAL SMOKING’ suficientemente distintiva y con aptitud para diferenciar los productos de mi mandante de los productos de la Compañía MIGUEL Y COSTAS Y MIGUEL S.A., dicha marca no se encuentra incursa en la prohibición establecida en el ... Art. 83, literal a) de la Decisión 344 .... La marca ‘DIGITAL SMOKING’ es plenamente registrable para proteger: ‘tabaco, sistema para fumar cigarrillos, encendedores electrónicos, unidad limpiadora y recargable para encendedores electrónicos’, que nada tienen que confundirse con los productos que se dice protege la denominación SMOKING, así como tampoco su uso va a causar confusión o asociación en el público consumidor o en los medios comerciales … De otro lado, cabe destacar que el vocablo SMOKING, es el gerundio del verbo ‘to smoke’ que significa ‘fumar’ ... nadie puede apropiarse de dicho término que significa ‘fumando’, para la protección de productos para fumadores. SMOKING es una palabra de orden descriptivo de la acción que se ejecuta con cigarrillos y que no puede convertirse en propiedad privada de nadie … En cambio, la marca ‘DIGITAL SMOKING’ solicitada por mi mandante, al componerse de dos vocablos, el gerundio del verbo ‘to smoke’ (fumar) no puede tomarse en consideración para efectos de la comparación entre las dos denominaciones, ya que la forma verbal ‘smoking’ (fumando) puede ser utilizada por cualquier persona”; que “si el señor Director Nacional de Propiedad Industrial concedió el registro de la denominación SMOKING, en ningún caso debió rechazar el registro del signo ‘DIGITAL SMOKING’, en virtud de que entre ellos no existe similitud ni semejanza de ningún tipo”; y que “se habla de que existe una ‘equivalencia de traducciones’, es decir que a los efectos del cotejo las palabras extranjeras si tienen un significado en nuestro idioma. En el presente caso, el elemento de uso común consistente en la palabra SMOKING pierde relevancia a los efectos del cotejo, siendo por lo tanto los restantes elementos no de uso común, los que deben ser suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos que sean inconfundibles, como lo es sin lugar a dudas el signo ‘DIGITAL SMOKING’ solicitado por FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A.”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Informa el consultante que el “Director de Patrocinio Encargado y delegado del Procurador General del Estado, deduce las siguientes excepciones: … El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público, cuyo representante legal es su Presidente y es a este a quien le...