PROCESO 98-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 98-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ACTOR: MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. Marca: “MOTORKOTE 100” (mixta). Proceso interno N° 2002-00024 (7664).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los quince días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de agosto del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 8 de septiembre del 2004.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes

   Actúa como demandante la firma MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Se considera como terceros interesados en el proceso, a la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. y a la firma DOW CORNING CORPORATION.

   1.2 Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA, mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la mencionada Superintendencia de Industria y Comercio:

   - Nº 09964, de 28 de abril del 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia quien, al aceptar las observaciones formuladas por la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA., con fundamento en la marca de su propiedad, SUPERKOTE 2000, que ampara productos de la clase 4ta. de la Clasificación Internacional de Niza y, por la sociedad DOW CORNING CORPORATION, con fundamento en la marca también de su propiedad, MOLYKOTE, que distingue productos de la misma clase, negó el registro como marca para la denominación “MOTORKOTE 100” (mixta), solicitado por la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. para amparar productos, igualmente, de la Clase Internacional 4.

   - Nº 27992, de 31 de octubre del 2000, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y,

   - Nº 11992, de 30 de marzo del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando, así mismo, lo decidido en la Resolución inicial Nº 09964.

   Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., se ordene a la mencionada Superintendencia, que conceda el registro de la marca solicitada.

   1.3 Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 22 de febrero de 1999, la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., presentó solicitud para obtener registro de la denominación “MOTORKOTE 100” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El 26 de mayo del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 478.

   - La sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. formuló observación a dicha solicitud, con fundamento en la marca de su propiedad SUPERKOTE 2000, que ampara productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. Adicionalmente presentó observación al registro, la firma DOW CORNING CORPORATION, como titular de la marca MOLYKOTE que amparan también productos de la clase 4.

   - El 28 de abril del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 09964, por medio de la cual declaró fundadas las observaciones presentadas por AMERICAN FRICTION LUBE LTDA y DOW CORNING CORPORATION y, negó el registro para la marca “MOTORKOTE 100” (mixta).

   - La sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución Nº 09964.

   - El 31 de octubre del 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Superintendencia, resolvió el recurso de reposición mediante Resolución Nº 27992, por la cual confirmó la resolución inicial y, concedió el correspondiente recurso de apelación.

   - El 30 de marzo del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver dicho recurso por medio de Resolución Nº 11992, confirmó, así mismo, lo decidido en la Resolución Nº 09964.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. manifiesta, como fuera ya dicho, que presentó solicitud para el registro de la denominación “MOTORKOTE 100” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 4, respecto de la cual, las firmas DOW CORNING CORPORATION y AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. presentaron observaciones al registro. Expresa que la mencionada Superintendencia declaró con fundamento aquéllas, mediante Resolución Nº 09964 de 28 de abril del 2000 y, negó el registro solicitado.

   Argumenta la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al considerar que “…no se está frente a expresiones idénticas ni similares, teniendo en cuenta que la desinencia KOTE es de común utilización para identificar productos de la clase 4ª internacional, como lo demuestran las marcas registradas Mobil-Kote®, MultiKote®, LubriKote®, OmniKote®, SuperKote®, ProKote® y MolyKote®”.

   Plantea que “…el examen de registrabilidad debió efectuarse teniendo en cuenta que del cotejo de las marcas debía suprimirse el elemento común a éstas, debiéndose hacerse sobre los elementos distintivos de las mismas, para concluir que no existe (sic) entre las expresiones desde los aspectos fonético, visual y conceptual, como se estimó en las resoluciones demandadas”.

   Sostiene que “…la expresión Motorkote 100 es susceptible de apropiación y de registro, porque tratándose de denominaciones compuestas o complejas como en este caso, si bien cada uno de sus elementos puede tener significado o carácter genérico, al analizar el signo en su integridad, sin desmembraciones o mutilaciones de carácter ortográfico o por sílabas, ese carácter genérico desaparece y el conjunto formado por ellas puede ser registrado”.

   En apoyo de sus argumentos, refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-95, 41-IP-2000 y 98-IP-2000.

   Acusa, por otro lado, la violación del artículo 134 de la Decisión 486, expresando que la norma señala que “…como requisito para que una marca proceda a registro, (sic) que el signo tenga capacidad para distinguir los productos o servicios en el mercado”, desarrollando argumentos acerca de la violación de este artículo, con apoyo en jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 9-IP-94 y 22-IP-96.

   Expresa que “…conforme a la jurisprudencia, MOTORKOTE tiene aptitud distintiva suficiente y la Superintendencia no cumplió con su deber de aplicar las normas en estricto sentido, valiéndose de los principios, criterios y reglas técnicas que se han instituido para el...