PROCESO 77-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 77-IP-2004

Interpretación prejudicial del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión. Marca: figurativa: SUPERTEX. Actor: SUPERTEX MEDICAL S.A. Proceso Interno Nº 6450

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa al artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6450.

El auto de 4 de agosto de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad SUPERTEX MEDICAL S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1056 de 12 de julio de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   En fecha 27 de agosto de 1997 el señor Jairo Caicedo Castillo, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta “SUPERTEX” para distinguir productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 2: Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas). Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 453 la sociedad SUPERTEX MEDICAL S.A. (anteriormente denominada SUPERTEX RESTREPO & CÍA S. EN C.) presentó observaciones por ser titular de la marca SUPERTEX para las clases 5 y 24 y el Depósito de enseña comercial SUPERTEX.

   La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 13705 de 21 de julio de 1999, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro del signo solicitado.

   Contra la citada Resolución la actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, el primero fue resuelto a través de la Resolución Nº 23771 de 17 de noviembre de 1999, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada y el segundo a través de la Resolución Nº 03290 de 24 de febrero de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó también la citada resolución.

3. Fundamento Jurídico de la demanda

   La actora manifiesta que se violó el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tomando en cuenta los parámetros para determinar la notoriedad de una marca a los que hace referencia el artículo 84 de la Decisión 344 “los cuales NO son obligatorios en su totalidad debido a que el citado artículo señala que para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta ‘entre otros’ los siguientes criterios lo que significa que los parámetros citados en el artículo 84 son meramente enunciativos si además de ello se tiene en cuenta la Resolución Nº 1612 de 1995, que tuvo desarrollo durante la vigencia de la Decisión 344, de lo anterior se observa que la Superintendencia de Industria y Comercio, con su actuación al conceder la marca SUPERTEX (sic) Clase 2, violó el artículo 83 literales d) y e) …”.

   Sostiene que “Si se observan las marcas cotejadas en lo que a su elemento denominativo se refiere, las mismas son idénticas en cuanto que llevan la misma expresión SUPERTEX”. Dice que en la fecha en que se presentó la solicitud de registro del signo SUPERTEX mixto “las marcas SUPERTEX Clases 5 y 24 … eran notoriamente conocidas debido entre otros a las ventas realizadas para los años 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 …”. Por lo que “… la notoriedad de las marcas SUPERTEX Clases 5 y 24, si se demostró de acuerdo a la legislación vigente …”.

   Indica que por lo tanto “… se deja demostrada la violación del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 …. Debido a que la notoriedad de las marcas observantes pese a no amparar productos idénticos o similares a la marca solicitada, las califica para prohibir el registro de otra marca con expresión idéntica y solicitada para amparar productos distintos, debido a que la notoriedad de una marca como bien lo dice la Decisión 344, permite que sea protegida la misma con independencia de su clase”.

4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

   No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

   Que con la expedición de las Resoluciones Nº 13705 y Nº 03290 proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y Nº 03290 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “no se ha incurrido en violación de normas constitucionales y en las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena …”.

   Que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate ‘SUPERTEX’ (sic) (solicitada para la clase 2) y ‘SUPERTEX’ clase 24, se concluye que no existe riesgo de confusión que induzca al público a error, habida cuenta que la marca solicitada para registro no ampara productos relacionados o conexos con los del observante, ya que la marca solicitada ampara pinturas, colores, barnices, lacas, materias primas tintoreas resinas, productos comprendidos en la clase 2 de la nomenclatura vigente, y por otro lado la marca registrada ampara todos los productos de la clase 5, dentro de los cuales se encuentran productos farmacéuticos veterinarios e higiénicos e igualmente los productos de la clase 24 dentro de los tejidos y los productos textiles”.

   Sobre la presunta violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 dice que “… el signo solicitado ‘SUPERTEX’ (sic) para distinguir los productos de la clase 2 no se encuentra incurso en esta causal de irregistrabilidad habida cuenta que las pruebas aportadas en la vía gubernativa fueron insuficientes para demostrar la notoriedad de la marca ‘SUPERTEX’ clase 5 y 24 a favor de la Sociedad Supertex Medical S.A. …”.

   Sostiene que “…la marca ‘SUPERTEX’ (sic) para distinguir los productos de la clase 2 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”.

   En consecuencia, “Las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

   CONSIDERANDO:

   Que las normas contenidas en el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo...