PROCESO 82-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 82-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: OXI RETARD 200. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Proceso Interno Nº 6863-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, a través de su Presidente Doctor Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6863-ML.

El auto de 11 de agosto de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y demandados son: el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y como tercera beneficiaria del acto administrativo impugnado, la compañía CHEMICAL PHARM C. LTDA.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 186-TDA-DQ-1S-6863-ML, de 9 de junio de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   El 5 de septiembre de 1997, la sociedad CHEMICAL PHARM C. LTDA. presentó solicitud de registro de la marca OXI RETARD 200 para productos de la Clase 5. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas).

   Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 392, y de acuerdo al contenido de la Resolución Nº 974050, el 21 de octubre de 1998 la sociedad ASTRA AKTIEBOLAG presentó primera observación con fundamento en la solicitud en el Ecuador de los signos “OXIZ” y “OXIS” para productos de la clase 5. El 4 de noviembre de 1998 la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION presentó segunda observación fundamentándola en el registro en el Ecuador de la marca “OXA” para productos de la clase 5. El 5 de noviembre de 1998 la sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION presentó tercera observación al registro de la marca solicitada, con fundamento en la semejanza y confusión que genera ésta denominación con la familia de marcas “OXY” que tiene registrada a su nombre para productos de las clases 3 y 5.

   Mediante Resolución Nº 974050 de 29 de octubre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca OXI RETARD 200 para productos de la clase 5, a favor de la sociedad OXI PHARM C. LTDA.

   La sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION planteó recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución: Nº 974050.

3. Fundamento Jurídico de la demanda

   La sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION indica que se violaron los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344, ya que “… en el presente caso existe una confundibilidad que imposibilita la diferenciación entre las marcas ‘OXY…’ y ‘OXI-RETARD 200’, e impide que las marcas ‘sean claramente distinguibles’ entre el público consumidor, respecto de los productos que protege … De llegar a registrarse la denominación ‘OXI-RETARD 200’ se estaría induciendo al público a adquirir este producto, convencidos que son fabricados por SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, provocando una confusión indirecta en los medios comerciales y en el público consumidor, y permitiendo que CHEMICAL PHARM C. LTDA., se aproveche del prestigio ganado por las marcas notoriamente conocidas OXY”.

   Sostiene que es propietaria de nueve marcas registradas, cuatro de las cuales consisten precisamente en la palabra OXY lo cual podría llevar a confusión, por lo que “Del análisis anterior se desprende que el signo solicitado ‘OXI-RETARD 200’ de CHEMICAL PHARM C. LTDA. no es suficientemente distintiva frente a la familia de marcas ‘OXY…’ de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, quien es titular del derecho al uso exclusivo de la denominación ‘OXY’, por lo que de ninguna manera una tercera persona, sea natural o jurídica puede utilizar este término para identificar productos protegidos en la clase internacional 5 …”.

   Manifiesta que “… de permitirse la inscripción del signo confundible ‘OXI-RETARD 200’ se obstaculizaría una competencia leal … el signo solicitado por CHEMICAL PHARM C. LTDA., no distingue en el mercado los productos que pretende amparar, con relación a los productos que protege (sic) las marcas registradas por SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, además, el signo solicitado ‘OXI-RETARD 200’ no es susceptible de registro, en razón de que está inmerso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 82, literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344”.

   Dice que “… el signo solicitado ‘OXI-RETARD 200’ que se pretende registrar ampara exactamente los mismos productos que protege (sic) las marcas registradas ‘OXY’, ‘OXY 5’, ‘OXY 10’, ‘OXY SCRUB’, OXY WASH’ Y OXY CLEAN’, esto es productos encasillados en la clase 5, de tal manera que su coexistencia en el mercado resulta imposible, pues causaría confusión respecto a la procedencia empresarial de los mismos”.

   Finalmente indica que se violó el “artículo 95, inciso 2 de la Decisión 344”, toda vez que “El señor Director de Propiedad Industrial no ha efectuado un serio examen de confundibilidad”.

4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) que la Oficina Nacional Competente, procedió a realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar el registro de una marca; (iii) que “la marca solicitada OXI RETARD 200,es distinta de las marcas observantes OXIS, OXIZ, OXA, OXY,no existe similitud capaz de inducir a error o confusión en el público consumidor, si las observamos en conjunto tomando en cuenta todos los elementos que las (sic) componen las marcas en conflicto son evidentemente diferentes y no pueden (sic) haber confusión de ninguna naturaleza …”; (iv) que “Por las consideraciones expuestas, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar las observaciones y conceder el registro de la marca de fábrica OXI RETARD 200,por haber cumplido lo que dispone el Art.81 de la Decisión 344 y no contravenir lo estipulado en el Art. 83 literal a) de la Decisión 344…”; (v) que se reserva el derecho de presentar las pruebas que estimare pertinentes, en el momento oportuno.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, dice que: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y, (ii) se ratifica en la Resolución Nº 974050, ya que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

   CONSIDERANDO:

   Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina...