PROCESO 68-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 68-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que corresponde a la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Marca: ELEFANTE y figura. Actor: INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. Proceso interno Nº 2276-MHM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, a través de su Presidente Doctor Ernesto Muñoz Borrero, recibida en este Tribunal en fecha 16 de junio de 2004, relativa a los artículos 73 literales a), d) y e) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 81 y 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 136 literales a) y h), 155 literal e) y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno Nº 2276-MHM.

El auto de 21 de julio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. IPASA y demandados son: el Procurador General del Estado, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Director Nacional de Propiedad Industrial y como tercero interesado Industrias Metálicas Asociadas IMAL S.A.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 546-TDCA-2S, de 4 de mayo de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   La sociedad INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. IPASA es propietaria de la marca ELEFANTE Y FIGURA con registro en Perú y en Bolivia; igualmente fue titular de la misma marca en Ecuador para productos de la clase 12, marca que no fue renovada a tiempo, por lo que el 17 de junio de 1991 la demandante solicitó nuevo registro para el signo ELEFANTE Y FIGURA (dibujo de un elefante sobre una lámina de acero) para proteger “hojas de muelle para vehículos automotores”, productos de la clase 12. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, la empresa colombiana INDUSTRIAS METÁLICAS ASOCIADAS IMAL S.A. presentó observaciones con base en su marca IMAL con figura de elefante, registrada en Colombia.

   Mediante la Resolución Nº 0947507 de 8 de diciembre de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial, aceptó la observación presentada por INDUSTRIAS METÁLICAS ASOCIADAS IMAL S.A. con base en su marca IMAL con figura de elefante y negó el registro del signo ELEFANTE Y FIGURA para productos de la clase 12.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

   La demandante indica, que dentro del proceso interno contestó a la observación señalando que “entre ambos signos no hay similitud ni posibilidad de confusión pues la marca de propiedad de mi representada estuvo registrada y protegida en el Ecuador desde hace más de veinte y cuatro (sic) años y que no son aplicables las normas sobre marca notoriamente conocida que alega la contraparte …”. Indica que dentro de este mismo trámite, se practicó un examen pericial para determinar si las marcas en conflicto se parecían y si eran aplicables las disposiciones del artículo 73 literales d) y e) de la Decisión 313 sobre marca notoriamente conocida, peritaje que determinó: “Que las marcas en disputa no guardan ninguna similitud siendo su composición gramatical totalmente distinta y que la diferencia entre ellas es palmaria … que no existió ni existe la notoriedad que alegó el accionante pues ninguno de los consultados … logró identificar su logotipo ni relacionarlo con un tipo específico de producto. Por lo tanto, quedó técnica y procesalmente demostrada la inexistencia de la notoriedad alegada por el observante”.

   Sostiene que “no puede permitir la coexistencia de su marca ‘Elefante’ y figura y la de IMAL y figura de elefante, pues al estar ambas destinadas a identificar los mismos productos, efectivamente podría llevar a confusión al público … el olvido involuntario de renovar la marca en el Ecuador no implica que se haya dejado de comercializar productos con ella signados ni que haya dejado de usarse … se demostró claramente que la marca de mi representada goza desde hace muchos años de una importante presencia en el mercado nacional mientras que la de propiedad del accionante ni siquiera está registrada en el Ecuador como tampoco ha sido ni es usada ni conocida en nuestro país”. Dice que “el derecho de mi representada IPASA está basado en la prioridad de la solicitud de registro, no en la notoriedad de su marca. Lo que si se debió discutir en esta fase administrativa … es si la marca IMAL de Colombia (Imal y figura de Elefante) es una marca notoriamente conocida, ya que esta era la única forma de fundamentar jurídicamente la observación. No habiéndose demostrado su notoriedad ni siendo tal, la observación … no tuvo fundamento legal alguno”.

   Indica que se ha violado el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, toda vez que “… la marca en que se fundó la observación en mi contra ni está registrada ni se ha solicitado su registro en Ecuador”. Asimismo dice que se violó el literal d) del mismo artículo “por cuanto no se ha demostrado la notoriedad de la marca de propiedad del demandado y ésta, de hecho, no es notoria ni puede ser notoria por lo establecido en los presupuestos legales antes precisados y por cuanto la marca de mi propiedad no es ni reproducción, ni imitación, ni traducción, ni trasncripción total ni parcial de ningún signo distintivo notoriamente conocido en el Ecuador, ni en el comercio subregional ni internacional y, peor aún, de la marca de propiedad del demandado”. Finamente sostiene que se violó el literal e) del citado artículo 83 porque “la marca del demandado no es notoriamente conocida y porque no existe similitud alguna entre ésta y la marca de mi propiedad como así lo establece el examen pericial practicado en la fase administrativa y porque un elemental análisis … llevará a la misma conclusión”.

4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:

   El Procurador General del Estado, a través de su delegado, contesta la demanda en los siguientes términos: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) legitimidad del acto administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado; (iii) improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal; (iv) caducidad del derecho de la parte actora.

   El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contesta la demanda, oponiendo las siguientes excepciones: (i) legalidad y validez de la resolución impugnada; (ii) negativa de los fundamentos de la demanda; (iii) interpretación prejudicial previa.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda, diciendo: (i) negativa general, pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y, (ii) legalidad de la resolución Nº 0947507.

   Industrias Metálicas Asociadas IMAL S.A., interviene como tercero interesado, manifestando que “se hace caso omiso de que el derecho exclusivo sobre un signo distintivo convertido en una marca oponible a terceros por el hecho de su registro, se conserva y se tiene únicamente mientras ese registro esté vigente y o ya se halle caducado, por su no renovación por su titular dentro del término legal, tal y como ocurrió le ocurrió (sic) a IPASA, además de que tal argumento es una clara confesión de parte que admite la identidad de los elefantes en disputa y de contera contera (sic) admite también, por ser iguales, su obvia confusión”.

   Sobre el peritaje al que hace referencia la actora, dice que “… lo que no se capto (sic) del peritazgo es que Elefante e Imal, como fue oportunamente dilucidado, no eran la materia del cuestionamiento, ya que ésta se circunscribía a si el signo figurativo representado por el dibujo de un elefante sobre una lámina de acero … ofrecía en el consumidor riesgo de confusión o error con el signo ya registrado, para la misma clase 12 del nomenclator, representado por el dibujo de un elefante sobre una lámina de acero, cuyo mejor derecho se reivindicaba”.

   Indica que “sirva como soporte doctrinario a la confusión gráfico visual que se presenta con los signos idénticos en disputa”. Sobre el carácter de la notoriedad de la marca, dice que “… no es exacto, que la única causal para que prospere una observación sea la que el signo opositor tenga el carácter de notorio, calificación que no se pidió al ser deducida la observación …”.

   CONSIDERANDO

   Que las normas contenidas en los artículos 73 literales a), d) y e) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 81 y 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 136 literales a) y h), 155 literal e) y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía...