PROCESO No. 81-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 81-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y h), 83 literal a, y 95, inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad VIÑA CONCHA Y TORO S.A.

Caso: marca “SANTA EMILIA mixta”.

Expediente Interno Nº 6840-M.L.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciocho de agosto del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “artículos 81, 82 literales a) y h); 83 literal a) y segundo inciso del artículo 95 de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 26 de julio de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El apoderado de la empresa VIÑA CONCHA Y TORO S.A. alega en su demanda que “En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 398 … apareció publicado el extracto de la solicitud No. 86158, correspondiente a la solicitud de registro de la marca ‘SANTA EMILIA y diseño de etiqueta’, presentada por la compañía ecuatoriana TESALIA S.A., con la cual se pretende proteger: Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas: con exclusión de los vinos sin alcohol (clase 33) sic; los jugos de frutas y las bebidas a base de jugos de frutas. Clase internacional No. 32”; que “El 12 de febrero de 1999, a nombre de VIÑA CONCHA Y TORO S.A., presenté oposición (sic) contra el registro de la denominación ‘SANTA EMILIA y diseño de etiqueta’, fundamentado en la confusión que puede originar la coexistencia de dicha marca, con la marca de fábrica ‘SANTA EMILIANA’, de propiedad de mí representada, inscrita … el 19 de enero de 1983, la misma que protege: ‘todos los artículos incluidos en la clase internacional 33, especialmente vinos’ ”; y que “El 29 de Octubre de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, notificó a las partes, con la resolución No. 97 3999, del 25 del mismo mes y año, por la cual rechazó la oposición (sic) de VIÑA CONCHA Y TORO S.A., y ordenó ‘conceder el registro de la denominación solicitada’ ”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, la actora sostiene que “la denominación ‘SANTA EMILIA’ solicitada por TESALIA S.A. no es distintiva y está destinada a identificar productos similares a los protegidos por la marca de su propiedad ‘SANTA EMILIANA’ y que su registro estaría prohibido por el artículo 82, literales a) y h) y en el Artículo 83 literales a) (sic) de la Decisión 344”.

   El apoderado de la actora, a propósito de la presunta violación de los artículos 81 y 82, literal a, de la Decisión 344, sostiene que “Es increíble por decir lo menos, que el Director, al momento de expedir la resolución, no haya encontrado que entre las marcas ‘SANTA EMILIANA’ y ‘SANTA EMILIA’ existe una manifiesta similitud gráfica y fonética, pues la marca solicitada ‘SANTA EMILIA’ se encuentra íntegramente en la marca de fábrica ‘SANTA EMILIANA’, de mi representada … lo que ha hecho la compañía ecuatoriana ... es eliminar de la marca registrada la terminación ‘NA’ para disimular el parecido, naturalmente sin conseguirlo, por lo que estas (sic) no deben coexistir en el mercado, pues de hecho generarán un gran riesgo de confusión”; que “la percepción de la marca ‘SANTA EMILIANA’ quedaría impregnada en la mente del consumidor o de los medios comerciales, quienes asociarían con una marca que contenga elementos tan similares como lo tiene la denominación ‘SANTA EMILIA’ ”; que “el examinador no confrontará los dos signos y peor aun (sic) se detendrá en las diferencias de los mismos, sino que deberá determinar si el recuerdo que quede impregnado en su mente de la marca registrada presenta confusión con la marca solicitada para registro”; que “La resolución impugnada no toma en consideración que cuando una marca es mixta, esto es, compuesta de una parte denominativa y otra gráfica, es necesario determinar cuál de los dos elementos (si el denominativo o el gráfico) es el que predomina en el conjunto marcario ... por lo general, es la parte denominativa la que tiene mayor relevancia, pues la palabra es el medio más importante para comunicarse y el medio para pedir por un determinado producto”; que “La persona que pretenda adquirir una botella de vino (sin alcohol), necesariamente tendrá que pedir por un producto individualizado y, más concretamente por su denominación característica, en el presente caso por ‘SANTA EMILIA’ y no por una etiqueta de irrelevantes diseños que no le otorgan distintividad alguna”; que “para examinar el riesgo de confusión que puede provocar una marca mixta, con respecto de una marca meramente denominativa, debe determinarse cuál es el elemento predominante o la dimensión característica de la marca mixta y es ese elemento, que por lo general será el denominativo, el que tendrá que ser confrontado con la marca oponente”; y que “el Director se ha limitado a señalar que el ‘logotipo’ que se acompaña a la denominación SANTA EMILIA le otorga suficiente distintividad. Pensar de esta manera lo único que hace es fomentar la piratería de marcas, sobre todo extranjeras ...”.

   En cuanto a la presunta violación del artículo 82, literal h, de la Decisión 344, la actora sostiene que “La referida solicitud ‘SANTA EMILIA’ ... debió ser rechazada ... porque pretende amparar productos de la clase 32, entre otros: ‘vinos sin alcohol...’, pero del análisis de la etiqueta se desprende que se trata (sic) ‘UNA AGUA MINERAL MEDICINAL’ producto este que se encuentra encasillado en la clase 5, pero en ningún caso en la clase 32”; que “Resulta evidente el engaño al público y a los consumidores que se produciría al comercializar una botella de VINO sin alcohol, en cuya etiqueta se indique que el contenido es ‘AGUA MINERAL MEDICINAL’ ”; y que “La etiqueta solicitada para registro engañaría al público sobre el empleo efectivo y real del producto, que necesariamente tendrá que ser un vino u otra bebida no alcohólica”.

   En lo que concierne a la presunta violación del artículo 83, literal a, de la Decisión 344, la actora argumenta que “Entre las marcas ‘SANTA EMILIANA’ de VIÑA CONCHA Y TORO S.A., y ‘SANTA EMILIA’ de TESALIA S.A., existe semejanza capaz de inducir al público a error … Existe un registro previo. Las marcas en controversia están destinadas a proteger productos similares, pues en el un caso (sic) se trata de un ‘vino sin alcohol’, encasillado en la clase 32, mientras que la marca de mi mandante ampara ‘vinos de la clase 33’ ”; que “El Director Nacional de Propiedad Industrial ... no se dio la molestia de verificar si es verdad que la compañía TESALIA S.A., tuvo o no un registro en el año 1936, particular que no se puede demostrar, pues no existe un registro en esta fecha para la marca ‘SANTA EMILIA’ y menos aún para proteger productos de las clases internacionales No. 32 o 33”; que “bajo ningún concepto se podría calificar de notoria, menos aún de renombrada, a un ‘logotipo’, nada original ni creativo, que contiene la denominación ‘SANTA EMILIA’ ”; y que “El hecho de que TESALIA S.A. haya registrado o usado la controvertida denominación ‘SANTA EMILIA’, para distinguir una AGUA MINERAL MEDICINAL, en nada le legitima para ahora solicitar el registro de esa marca, para identificar, entre otros, cerveza, aguas minerales ... con exclusión de los VINOS sin alcohol (Clase 33), los VINOS … son considerados como bebidas alcohólicas, y si no tienen grado alcohólico, se encasillan en la clase 32 ...”.

   Finalmente, en cuanto a la presunta violación del artículo 95, inciso segundo, de la Decisión 344, se afirma en la demanda que “La resolución administrativa, por la cual se decidió sobre las observaciones y se concedió el registro de la marca solicitada, carece de una ‘debida motivación’, pues no se analizó que el elemento característico de la marca impugnada no es un conjunto de trazos y diseños irrelevantes, sino las palabras ‘SANTA EMILIA’, las cuales vulneran el derecho de exclusividad que mi representada tiene sobre la marca ‘SANTA EMILIANA’, por lo cual se puede afirmar que los hechos considerados por el Director Nacional de Propiedad Industrial son falsos e infundados”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Informa el consultante que el “Director Nacional de Propiedad Industrial en su contestación se limitó a negar pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y a sostener los fundamentos de la resolución”.

   Del escrito remitido por el mencionado Director Nacional, se desprende que “TESALIA S.A., solicitó el registro e inscripción de la denominación SANTA EMILIA Y DISEÑO ETIQUETA, destinada a proteger productos de la Clase Internacional N°32. Por otro lado CERVECERÍA POLAR C.A., presentó la primera observación al registro de la denominación en referencia, ya que posee registradas en varios países del mundo y especialmente del Pacto Andino las denominaciones POLAR y BOCK, para proteger productos de diversas clases internacionales, según afirma el observante, dichas denominaciones contienen un elemento gráfico muy similar al que se pretende registrar en el presente trámite. Por otro lado VIÑA CONCHA TORO (sic) S.A., presentó una segunda observación al registro de la denominación en referencia, ya que posee el registro de SANTA EMILIANA, para proteger todos los productos de la Clase Internacional N° 33, especialmente vinos”; que “La marca solicitada es distinta de las denominaciones observantes...