PROCESO No. 76-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 76-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y d), y 95, párrafo segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e, y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.

Caso: marca “ZURIT”.

Expediente Interno Nº 7748 LYM.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de agosto del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literales a) y d) 95 inciso segundo de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Ernesto Muñoz Borrero, y recibida en este Tribunal en fecha 15 de julio de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   De la demanda presentada por la apoderada especial de la empresa BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY se desprende que “El 26 de julio de 1999, la compañía ASA ALIMENTOS S.A. solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que se registre como marca el signo ‘ZURIT’ ”; que “En la Gaceta de propiedad Intelectual, No 414 de julio de 1999 consta publicado el extracto de la solicitud de registro del signo ‘ZURIT’ para proteger ‘todos los productos de la clase internacional No 5; especialmente: infusiones medicinales’ ”; que “El 21 de octubre de 1999 ... BRISTOL-MAYERS (sic) SQUIBB COMPANY, presenta oposición (sic) al registro del signo ‘ZURIT’, con fundamento en que es titular de la marca ‘ZERIT’ … para proteger comprendidos (sic) en la clase internacional No 5”; y que “El 14 de noviembre del 2000, se nos notifica con la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial de fecha 30 de octubre del 2000, en la que sin un estudio adecuado y sin la debida motivación, ‘RESUELVE: rechazar la observación y conceder el registro de la marca ZURIT, para proteger única y exclusivamente infusiones medicinales’ ”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, la actora señala que “la resolución violó los Artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y d) y 95 inciso dos de la Decisión 344, además de otras normas de carácter nacional, porque considera que el signo solicitado ‘ZURIT’ es una reproducción casi total de la marca ‘ZERIT’, y que carece de distintividad”; que “la marca ‘ZERIT’ es notoriamente conocida no sólo en Ecuador, sino en varios países del mundo, que posee más de noventa títulos de registro en diferentes países del orbe, y que por tanto, debía ser protegida de manera especial por parte de la autoridad nacional competente, evitando el registro de signos semejantes y confundibles”; que “el Director Nacional de Propiedad Industrial no consideró que la marca notoria goza de un ámbito de protección más amplio que rebasa incluso los principios de territorialidad y especialidad de las marcas, y que por ende no se podía registrar nuevos signos que se asemejen a la marca notoria aunque se haya solicitado para una clase de productos distinta”; que “el Director Nacional de Propiedad Industrial no consideró la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad, porque aparentemente no realizó un examen riguroso y no evitó que un tercero obtenga una marca semejante a la presuntamente notoria marca ‘ZERIT’ ”; que “el registro del signo ‘ZURIT’ significa un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca ‘ZERIT’, que ocasionaría la dilución de la marca y confusión en el público consumidor, respecto del origen del producto”.

   Asimismo, desprende el consultante de la demanda que “la denominación ‘ZURIT’ es visual y fonéticamente similar a la marca ‘ZERIT’, por lo que no debía registrarse”; que “la resolución afecta no solo al interés del demandante, sino el de los consumidores en general, ya que estos pueden asociar una empresa con otra y adquirir un producto en la errónea convicción de que están comprando otro”; que “el Director Nacional de Propiedad Industrial no comparó las denominaciones en controversia conforme dispone la doctrina y jurisprudencia, ya que al tratarse de productos farmacéuticos, debió realizarse un examen riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor y salvaguardar su salud”; y que la “Resolución 978196 no fue debidamente motivada, y en consecuencia es nula, pues vulneraría el Art. 95 de la Decisión 344, ya que en la resolución se manifiesta que las semejanzas son parciales y que existe evidente disparidad, cuando, según parecer del actor, es al contrario, los signos se asemejan en todo, salvo en una letra”.

   Del texto de la demanda cabe agregar los siguientes alegatos: que “el Director Nacional de Propiedad Industrial concede el registro de la marca ‘ZURIT’ a favor de ASA ALIMENTOS, ‘para proteger únicamente y exclusivamente infusiones medicinales’ como si limitar la protección a un solo y determinado producto de la misma clase internacional, pudiera legitimar la ilegalidad que comete, al permitir el registro de un signo que es imitación de la notoria marca ‘ZERIT’ ”; que “de no anular la resolución impugnada se estaría consagrando, que se aproveche ilegalmente el prestigio y renombre de la marca de BRISTOL MYERS SQUIBB, y también que se afecte la fuerza distintiva que posee, situación que no puede ser admitida”; que “unánimemente la doctrina y la jurisprudencia han establecido que el riesgo de confusión entre dos signos, puede producirse en varios campos, que son: el gráfico-visual, el fonético auditivo y el conceptual o ideológico. Si la confusión se produce en uno cualquiera de los campos enunciados, no deberá permitirse el registro del signo solicitado cuando ya exista una marca registrada anteriormente, idéntica o semejante”; que “para entender la existencia de confusión, es suficiente la simple duda de que pueda ocasionarse el error en los consumidores ... En el caso en estudio, la confusión que puede ocasionarse es evidente e innegable. No tan solo una simple duda”; que “No interesa que en la resolución administrativa impugnada, con el afán de disimular las violaciones legales antes enunciadas, se haya limitado la protección del signo ‘ZURIT’ solicitado por ASA ALIMENTOS S.A., exclusivamente a infusiones medicinales, ya que la confusión por este solo hecho, no va a desaparecer … que (sic) catástrofe podría suceder, si alguna persona por error en lugar de adquirir una infusión medicinal de marca ‘ZURIT’ adquiere el medicamento ‘ZERIT’, que es un medicamento de uso delicado”; y que “en el acto administrativo impugnado no existe una razonable explicación ni aplicación de la (sic) normas jurídicas a los verdaderos supuestos de hecho, ya que en este caso, los antecedentes de hecho no podían llevar a otra consecuencia que el rechazo de la solicitud de registro del signo ‘ZURIT’ ”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Informa el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificó la legalidad de la resolución No. 0978196”.

   2.2. Informa también el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial “Negó pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”, y que además sostuvo que “existe evidente disparidad entre los signos comparados, que si bien tienen parciales (sic) y cada marca tiene elementos ‘provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos para su convivencia pacífica en el mercado, pues la coincidencia parcial no es suficiente por si misma para determinar la semejanza ...’ ”; que “la Dirección Nacional de Propiedad Industrial es quien debe resolver sobre la denegación o aceptación del registro de una marca”; que “el signo solicitado ‘ZURIT’ cumplía con los requisitos del Art. 81 de la Decisión 344, Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y no se encontraba incursa dentro de las prohibiciones del Art. 83 literal a) de la Decisión 344 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual”; que “Adjunta el expediente administrativo No. 97451, como prueba a su favor y se reservó el derecho de presentar aquellas que sustentan su posición”; y que “Por último solicita que se acojan sus excepciones y se acepte (sic) la demanda”.

   2.3. Obra asimismo en autos un escrito remitido por la “Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado”, en el cual indica que “corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio”, y señala casillero judicial “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso”.

   2.4. El consultante indica además que la apoderada de la compañía ASA ALIMENTOS S.A., quien actúa “en calidad de tercero beneficiario” del acto administrativo impugnado, “Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Niega que la actora tenga derecho a impedir el registro del signo ‘ZURIT’ ”; y argumenta que “si se analiza las marcas desde el punto de vista fonético, se puede observar que son diferentes pues no todas las vocales son idénticas”; que “la sílaba tónica difiere ‘ZE’ en el caso de la marca impugnada (sic) y ‘ZU’ en el caso de la marca de la empresa demandante (sic)”; que por “la existencia de vocales de diferente sonoridad, la ‘E’ abierta y la ‘U’ cerrada, la tonalidad del conjunto es diferente, haciendo inconfundibles a (sic) los signos, sobre todo, según dice, porque la primera sílaba es la que se graba con mayor fuerza en la mente del consumidor”; que “la marca ‘ZURIT’ está registrada en el Perú y que desde que se obtuvo dicho registro la ha usado intensamente en el mercado, logrando...