PROCESO 40-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 40-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BSCH INFOCASH. Actor: J.P. MORGAN CHASE & CO. Proceso Interno Nº 7965.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de julio del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 6 de mayo de 2004, relativa a los artículos 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno Nº 7965.

El auto de 9 de junio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad J.P. MORGAN CHASE Y CO. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0586 de 21 de abril de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   El 13 de diciembre de 2000, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. solicitó el registro de la marca BSCH INFOCASH para “servicios de seguros; servicios de cambios de divisas; servicios de compensación; servicios propios para una sociedad cooperativa de crédito; servicios de inversión de compañías holding; servicios de trustee; emisión de cheques de viajes, tarjeta de crédito y cartas de crédito; análisis financieros; servicios bancarios; servicios de inversión de capitales; gestión de deudas y agencias de créditos; servicios fiduciarios de leasing y de préstamo; servicios de valoración de dirección de propiedad inmobiliaria; servicios de depósitos, servicios de la clase 36 internacional”.

   El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 501 de 28 de febrero de 2001. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Por Resolución Nº 43023 de 20 de diciembre de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca BSCH INFOCASH para identificar servicios de la clase 36 internacional a favor de la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD.

3. Fundamento jurídico de la demanda

   La demandante, sociedad J.P. MORGAN CHASE Y CO., sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “no tuvo en cuenta la existencia previa de la marca de mi representada INFOCASH MICROSTATION … para distinguir servicios sistematizados para manejo de dinero de la misma clase 36”. En este sentido afirma tener la titularidad en Colombia del registro marcario INFOCASH MICROSTATION.

   A consecuencia de lo anterior, indica que se induce a una confusión en el consumidor medio puesto que es evidente que “desde una perspectiva de conjunto, a primera vista y sin entrar en detalles, las marcas BSCH INFOCASH e INFOCASH MICROSTATION despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una y la otra resultan similarmente confundibles”.

   En relación con la marca INFOCASH MICROSTATION, dice que “la expresión INFOCASH es la más llamativa, no solo (sic) porque va al comienzo del conjunto … sino también porque la expresión MICROSTATION va como explicativa … En relación con la marca BSCH INFOCASH, es evidente que la expresión INFOCASH es también el elemento predominante, la palabra BSCH es una sigla de difícil pronunciación, lo cual implicará que nadie va a llamar a la mencionada marca por su denominación completa o únicamente por las siglas BSCH. Por el contrario, el consumidor se referirá a ella simplemente como INFOCASH”.

   La parte actora sostiene que “la oficina de Marcas cometió un grave error al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH … toda vez que omitió efectuar el examen de registrabilidad de la marca solicitada, el cual, por disposición del artículo 150 de la Decisión 486 estaba obligado a realizar aún cuando no se hubieran presentado oposiciones”. Indica que “el hecho de no haber presentado oposición al registro de la marca BSCH INFOCASH, no eximía a la Oficina de Marcas de efectuar el examen de rigor establecido en la ley”.

   Finalmente, la parte actora sostiene que al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH se incurrió en violación del artículo 135, puesto que “la marca BSCH INFOCASH no es distintiva toda vez que resulta similarmente confundible con la marca INFOCASH MICROSTATION, previamente registrada. Así, al existir confundibilidad entre las marcas INFOCASH MICROSTATION y BSCH INFOCASH, ésta última no será apta para identificar los servicios para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario creará confusión en el público consumidor”.

4. Fundamentos jurídicos a la contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, dice:

   No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

   Que con la Resolución Nº 43023 del 20 de diciembre de 2001 “expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”. En consecuencia la mencionada Resolución se expidió legal y válidamente “concediendo el registro de la marca BSCH INFOCASH para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la nomenclatura vigente solicitada por la sociedad J.P. MORGAN CHASE & CO.”.

   Indica que “Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘BSCH INFOCASH’, clase 36 (solicitada), frente a ‘INFOCASH MICROSTATION’ (registrada), se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas (sic) y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas … Establecida la inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate, es evidente que la marca solicitada esta (sic) incursa en la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

   En consecuencia, el acto administrativo acusado, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos “no es nulo, se ajusta a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

   La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. como tercero interesado al contestar a la demanda, sobre la visión en conjunto con la que debe ser apreciado el signo, dice que “… las marcas aunque tienen la palabra INFOCASH en común, al agregarle a cada una todos sus elementos, en este caso una segunda palabra que es parte esencial y conforma un TODO INDIVISIBLE encontramos que entre INFOCASH MICROSTATION Y BSCH INFOCASH, existen suficientes elementos que marcan diferencias grafica (sic), visual, fonética e ideológica, que hacen a cada signo propio, original, y sin riesgo de confusión para los consumidores”.

   Argumenta que “La marca base de la acción consiste en la expresión indivisible INFOCASH MICROSTATION, la cual fue otorgada en todo su conjunto, pues en ninguno de los documentos que aparecen en el expediente ni en el certificado de registro aparece o se lee que MICROSTATION, sea explicativa como erróneamente lo afirma la demandante y además porque la mencionada expresión NO ES EXPLICATIVA, es más podemos afirmar que por la extensión MICROSTATION, esta fracción puede ser mas (sic) llamativa que INFOCASH, y corresponde al elemento dominante en el conjunto denominativo”.

   Indica que desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual “se debe tener presente la capacidad distintiva de cada signo, claramente establecida y dirigida a una coexistencia sin el mas (sic) mínimo riesgo de confusión para los consumidores”. Por lo tanto la Superintendencia “no violó el numeral (sic) a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

   Sostiene que “El signo BSCH INFOCASH, de mi representada el SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD, permite en forma inconfundible, distinguir, identificar y singularizar los servicios de banca, finanzas y monetarios, de otras entidades dedicadas a la misma actividad, evitando la confusión o posibilidad de confusión con...