PROCESO 57-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 57-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que corresponden a la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BSCH (mixta y en combinación de colores). Actor: SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED. Proceso Interno Nº 7318.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 31 de mayo de 2004, relativa al artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno Nº 8353.

El auto de 23 de junio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0647 de 29 de abril de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   El 2 de diciembre de 1999, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. solicitó el registro de la marca BSCH mixta y en combinación de colores para distinguir “comunicaciones radiofónicas, telefónicas y televisivas; servicios de comunicaciones vía internet; servicios de comunicaciones en general”, servicios de la clase 38. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 38: Telecomunicaciones). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 488 de 31 de enero de 2000. Contra dicha solicitud no se presentaron observaciones por parte de terceros.

   Por Resolución Nº 20424 de 25 de agosto de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca solicitado por considerar que es confundible con la marca registrada BOSCH (mixta) de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH. La actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma División que, por Resolución Nº 31162 de 30 de noviembre de 2000, confirmó la Resolución impugnada; y el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución 09638 de 29 de marzo de 2001, igualmente, confirmó la Resolución Nº 20424.

   El 15 de junio de 2000, la sociedad BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., firmaron con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, un acuerdo a nivel mundial, para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la clase 38.

3. Fundamento Jurídico de la demanda

   La actora SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. manifiesta que “no obstante haberse solicitado el registro, y haberse decidido en primera instancia, bajo la vigencia de la decisión (sic) 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, le es aplicable las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic), que era la legislación vigente al momento de proferirse la resolución No. 08757 de 27 de marzo del año 2001 (sic)...”.

   Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el signo cumple con los presupuestos consagrados en el artículo 134. Indica que las letras BSCH corresponden a la sigla Banco Santander Central Hispano que es uno de los nombres que identifica al grupo y alega que “el signo BSCH (mixta y combinación de colores) permite en forma inconfundible distinguir, identificar y singularizar los servicios de la clase 38 ... evitando la confusión o la posibilidad de confusión”.

   Que, el signo BSCH (mixta) consiste “en un rectángulo de mayor base y menor altura cuyo segmento izquierdo va el color rojo pantone 032 y el derecho en color azul pantone 295 y al centro del rectángulo las letras BSCH en color blanco, se ha constituido en una marca con fuerza DISTINTIVA suficiente, respecto de otros signos y productos con los que pudiere confundirse”

   Sostiene que no existe confusión desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual ni conceptual, por cuanto “Cada signo distingue servicios que aunque están comprendidos en la misma clase 38 son muy específicos, y que tienen destinos también muy específicos y concretos, los productos (sic) de mi mandante identificados con el signo BSCH se refieren a actividades financieras y de banco, mientras que los productos (sic) distinguidos con la marca BOSCH, son servicios de vigilancia, es decir que los servicios de una y otra compañía van a tener diferentes canales de comercialización, sin riesgo de confusión para los consumidores en cuanto a los productos (sic) y el origen empresarial de los mismos”.

   Asimismo sostiene que “se aprecia que al determinar que los signos son confundibles y consecuentemente negar el signo BSCH (mixta y combinación de colores), no se tuvo en cuenta la estructura de las palabras de cada signo, se omitió la combinación de colores de la marca de mi representada, las objetivas diferencias en su pronunciación, escritura y el altísimo grado conceptual de cada signo”.

   Finalmente dice que tiene suscrito un acuerdo de coexistencia entre Banco Santander S.A. y su subsidiaria Santander Investment Bank Ltd. y Robert Bosch GMBH, celebrado el 26 de diciembre de 2000, en el que “Robert Bosch GMBH acuerda no oponerse a y a retirar cualquier oposición presentada en España y/o en el extranjero contra el registro de la marca ‘BSCH’...”.

4. Fundamentos Jurídicos a la Contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, dice:

   No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

   Que “con la expedición de las resoluciones Nº 20424 … 31162 … expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y Nº 9638 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial … no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344…”.

   En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio “expidió legal y válidamente la resolución 20424 … negando el registro de la marca BSCH para distinguir los productos (sic) comprendidos en la clase 38 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad SANTANDER INVESTMENTE LIMITED” y que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente, en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa…”.

   Sostiene que “la marca solicitada BSCH comprende servicios similares a los prestados por la marca registrada BOSCH, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos”, en cuanto al convenio entre las sociedades SANTANDER INVESTIMENTE BANK LIMITED y la sociedad ROBERTO BOSCH GMBH, indica que igual se debe establecer si existe o no riesgo de confusión entre las marcas confrontadas.

   Argumenta, basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “efectuado el examen comparativo entre la marca (sic) ‘BSCH’ clase 38 (solicitada) frente a ‘BOSCH’ (registradas) (sic) para distinguir productos (sic) de la clase 38, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre la marca solicitada y la marca registrada”. En consecuencia, el signo BSCH “es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 …”.

   Finalmente sostiene que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas ...”.

   CONSIDERANDO

   Que las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo...