PROCESO No. 51-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 51-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 83, literales a), b) y d), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81, 102 y 128 de la misma Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Proceso Interno N° 2002-00325 (8303). Actor: HARRODS LIMITED. Marca: HARRODS (nominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de julio del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 0679, de fecha 7 de mayo de 2004, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2002-00325 (8303).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de junio de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La actora es la sociedad HARRODS LIMITED.

   Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Como tercero interesado actúa la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1. Hechos

   El 7 de mayo de 1997, la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, mediante apoderado, solicitó el registro del signo HARRODS (nominativa), para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.).

   El extracto de la solicitud fue publicado el 30 de julio de 1997 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 449, presentando observaciones CAVELIER ABOGADOS a nombre de HARRODS LIMITED en base a su marca HARRODS (mixta), registrada para productos de la Clase 28: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad; y fue negado el registro por considerarse fundadas estas observaciones.

   Estando dentro del término legal, HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución Nº 22170 de 29 de junio de 2001, solicitando que dicha Resolución fuese revocada y que se otorgara el registro de la marca.

   Mediante Resolución Nº 32104 de 28 de septiembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando la resolución Nº 22170 y concediendo ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el recurso de apelación.

   Mediante Resolución Nº 8861 del 20 de marzo de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto por HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, revocando la Resolución Nº 22170 de 2001 y otorgando el Registro de HARRODS a favor de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   La sociedad HARRODS LIMITED, -demandante en el presente caso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, “Se decrete la nulidad de la Resolución Nº 8861 del 20 de marzo de 2002, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se otorgó el registro de la marca HARRODS, para identificar productos de la clase 9 internacional y se declaró infundada la oposición presentada contra la misma por la sociedad HARRODS LIMITED”.

   La demandante arguye que “Teniendo en cuenta entonces que la norma invocada por HARRODS LIMITED como fundamento de su oposición no se encontraba vigente para el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución Nº 8861 de 20 de marzo de 2002, pues había sido remplazada por la Decisión 344 (sic), la Administración debió concluir que la causal de irregistrabilidad invocada por HARRODS LIMITED en su oposición se había mantenido en el tiempo y correspondía a la consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

   La actora sostiene además que “Una vez demostrado que HARRODS LIMITED tenia registrada su marca HARRODS en Inglaterra, la Administración debió entonces evaluar las pruebas de notoriedad de la marca HARRODS presentadas por HARRODS LIMITED como fundamento de su oposición de acuerdo con las normas de la Decisión 344 que se encontraba en vigor al momento de surtirse este trámite”. Según se señala en la demanda la oposición se fundamentó en el “carácter notorio de la marca y del nombre comercial HARRODS de HARRODS LIMITED...”.

   Además alega que HARRODS LIMITED, había solicitado el registro de HARRODS para productos de las clases 3, 16, 18, 21, 28 y servicios de las clases 39 y 42, los cuales resultaban conexos con los productos de la clase 9..“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soporte de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de información y ordenadores; extintores”.

   2.3. Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, fundamenta su defensa en que, “Con la expedición de la resolución 8961 del 20 de marzo de 2002expedida (sic) por el Jefe de la entonces División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la entonces vigente Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

   Añade además que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘HARRODS’ clase 28 registrada a favor de la sociedad Harrods Limited, se concluye que si bien existen semejanzas entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas habida cuenta que distinguen productos completamente diferentes; por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos.”.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 136 literales a) b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, a la fecha de solicitud y registro del signo en controversia la Decisión vigente era la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por lo que se interpretarán los artículos 83 y 84 de la citada Decisión. Es importante señalar que del artículo 83 solicitado, solo serán interpretados los literales a), b) y d); además se interpretarán de oficio los artículos 81, 102 y 128 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a...