PROCESO No. 62-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 62-IP-2004

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 71, 72, literal a, 73, literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 93 de la citada Decisión 344.

Parte actora: sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED.

Caso: marca “DERBY”.

Expediente Interno Nº 3691-184-97-ML.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, siete de julio del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81, 82 literal a) 83 literales a, d y e) y 95 de la Decisión (sic) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 3 de junio de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   De la demanda presentada por el apoderado de la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED se desprende que la “COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. (COLTABACO) presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial con fecha 15 de diciembre de 1992, una solicitud No. 35958-92 de inscripción de la marca DERBY para la clase # 34. El 20 de enero de 1994 BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, presenta una oposición tendiente a impedir el registro de esta marca, sobre la base de una solicitud anterior en Ecuador, registros en terceros países y la notoriedad mundial de la misma marca ‘DERBY’ ”; que “En el expediente consta una amplia prueba de la notoriedad de la marca DERBY a nombre de mi mandante ...”; que “la marca DERBY, posee la propiedad muy dividida en los países americanos. En Perú la marca pertenece a Tabacalera Nacional S.A., en Venezuela es propiedad de Catana S.A. y en Bolivia el propietario de la marca es Compañía Industrial de Tabacos S.A. (CITSA). Adicionalmente es pertinente señalar que los registros de las mencionadas compañías datan de una fecha muy anterior a los alegados por COLTABACO (1985) y que durante el proceso resultó probado que, por ejemplo, Compañía Industrial de Tabacos S.A. (CITSA) en Bolivia posee sus registros para la marca DERBY desde 1954. Es entonces evidente que COLTABACO solo (sic) posee registros en Colombia y con este presupuesto resulta inadmisible que pretenda adjudicarse derechos a todo el Pacto Andino” (Clase 34: “Tabaco; artículos para fumadores; cerillas”).

   Agrega el demandante que “En Ecuador BAT fue legítimo titular de la marca DERBY (N0. 990-70) hasta julio de 1989, año en el (sic) venció el registro sin oportuna renovación. Este hecho argumenta por sí solo que la marca DERBY estuvo durante casi 20 años en Ecuador y que ninguna confusión emergió de la coexistencia de los registros Ecuatorianos (BAT) y Colombiano (COLTABACO)”; que “La absolutista notoriedad que se le ha conferido a la marca DERBY de COLTABACO, fue reconvenida en el momento oportuno con una amplia prueba de la también notoriedad de la marca DERBY de BAT en América Latina”; y que “Sin embargo, ninguna relevancia fue otorgada por la Dirección Nacional a estos particulares, ni siquiera a la demostrada existencia durante casi 20 años de un registro anterior en el propio Ecuador a nombre de BAT. La oposición a la solicitud No. 35958-92 de la marca DERBY fue simplemente denegada, causando grave perjuicio a mi mandante y el registro impugnado fue otorgado a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. (COLTABACO)”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El apoderado de la actora alega que “la solicitud de registro de esta marca se ajustaba a lo prescrito en la Ley de Marcas de Fábrica, y a la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, especialmente sus artículos 81, 82, literal a), y 83 literales a), d) y e)”; e invoca como fundamento de su demanda “ ... la Decisión 344 que ha sido quebrantada y en general en cuanta disposición legal o reglamentaria sea (sic) pertinente y aplicable al caso”.

   Según el consultante, la actora “solicita se revoque la providencia notificada a las partes el 04 de febrero de 1997, numerada 958019 … y se rechace el registro de la marca … DERBY que fue solicitada por la compañía Colombiana de Tabaco S.A., en defensa de los derechos de mi mandante y del consumidor ecuatoriano”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Afirma el consultante que el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca “se excepciona negando los fundamentos de la acción propuesta y afirmando la legalidad del acto impugnado, a la vez que solicita la interpretación prejudicial de los arts. 81, 82 literal a), 83 literales a, d y e) y 95 de la Decisión de la comisión (sic) del Acuerdo de Cartagena”.

   2.2. Informa también el consultante que “el señor Subprocurador General del Estado delega al Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, para que intervenga a su nombre en la defensa de la presente demanda”.

   2.3. Finalmente, del escrito presentado por el apoderado de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., quien actúa “como parte coadyuvante del demandado, en vista de que mi representada tiene interés directo en el mantenimiento del acto administrativo que motivó esta acción”, se desprende que, a su juicio, la “marca DERBY es una marca de amplio consumo y aceptación en el mercado colombiano, y por tanto subregional andino, siendo un producto además de exportación”; que “La marca DERBY de mi mandante, debido a su amplio uso, aceptación, y consumo, importantes inversiones en publicidad y canales de distribución, tiene la cualidad de notoria, según se demostró a lo largo de ya mencionado proceso administrativo”. A título de excepciones a la demanda alega que “Para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, se debe cumplir con lo prescrito en el artículo 84 de la Decisión 344”; que la actora “a lo largo del proceso no presentó prueba alguna ni de la notoriedad del signo DERBY que alega de su propiedad, ni de los registros que dice poseer en países de Latinoamérica, por lo que realmente me sorprende la afirmación de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED al decir en su demanda que ‘consta una amplia prueba de notoriedad de esta misma marca (DERBY) a nombre de mi mandante’ ”; y que “Es absurdo pretender ... alegar la ilegalidad de una resolución tomada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en base a pruebas que no fueron presentadas en su debido tiempo, y que el accionante pretende presentarlas ahora”.

   Asimismo, el apoderado de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. argumenta que “el objetivo principal del derecho de Propiedad Industrial es el de precautelar los intereses del público consumidor, evitando causar confusión ya sea por el producto en sí mismo, o por su origen empresarial, por lo qué (sic) es imposible que coexistan dentro del mercado marcas exactamente iguales que protegen el mismo producto, como es el caso de DERBY para amparar cigarrillos”; y que “si el accionante tuvo o no registrada en el Ecuador la marca DERBY no tiene ninguna importancia ni consideración puesto que su derecho caducó, terminó y es, a la fecha de la...