PROCESO No. 58-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 58-IP-2004

Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 83, literal a, eiusdem.

Parte actora: señor JOSE MAURICIO DE KOLLER VELEZ.

Caso: “TACOS & BAR-BQ mixto”.

Expediente N° 2002-00215 (8059).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, siete de julio del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 134, 135, literal e), y 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 31 de mayo de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “El señor JOSE MAURICIO DE KOLLER solicitó el registro de la marca mixta TACOS Y BAR-BQ, para distinguir servicios de la clase 42 de la clasificación internacional de marcas”; que “Publicada la solicitud en la gaceta de propiedad industrial No 438, la sociedad COMESTIBLES BAR-BQ formuló demanda de observación, con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en los artículos 82 literal d) y 83 literal a), en virtud de ser titular de la marca GEORGE’S BQ”; que “Mediante Resolución 02727 de 19 de febrero de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación y negó el signo (sic) TACOS Y BAR-BQ, por considerar que está comprendido en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344”. Del texto de dicha Resolución se desprende que se solicitó el registro “de la marca TACOS & BAR-BQ, para distinguir las (sic) servicios prestados por establecimientos e (sic) comercio abiertos al público dedicados a la elaboración y venta de comidas y bebidas, servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza”. El consultante agrega que “Contra la anterior resolución, el solicitante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante resolución No 02297 de 30 de enero de 2002, la cual confirma la resolución impugnada”.

   No consta, en el expediente remitido a este Tribunal por el consultante, la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo “TACOS & BAR-BQ mixto”; sin embargo, en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia aparece que la fecha de radicación de la solicitud fue el 16 de agosto de 1996.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, el actor denuncia la violación de los artículos 134 y 135, literal e, de la Decisión 486. En cuanto a la primera disposición, el consultante desprende de la demanda que “Teniendo en cuenta lo que reza la norma, existen dos condiciones para que proceda la registrabilidad de una marca; la primera consiste en la distintividad, es decir, cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios. La segunda, exige que no constituya un signo genérico ni descriptivo … en cuanto al primer requisito, considera que la marca TACOS Y BAR-BQ es lo suficientemente distintiva; por lo tanto, es registrable para distinguir servicios de la clase 42 … Y en cuanto al segundo requisito, o sea, la prohibición de registrar signos genéricos … la Superintendencia de Industria y Comercio violó la norma transcrita, por cuanto al resolver el conflicto planteado, lo interpretó erradamente y consideró que la marca TACOS y BAR-BQ corresponde a un signo descriptivogenérico (sic) de los servicios que pretende distinguir”.

   Además, según el texto de la demanda, “la marca solicitada para registro no consiste exclusivamente en una característica propia de los servicios de la clase 42 de la clasificación internacional … de acuerdo con la doctrina en la materia la causal de irregistrabilidad por genericidad o descriptividad … no tiene carácter absoluto y siempre deben ser analizadas las circunstancias de cada caso concreto”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. El consultante, a propósito de la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio, señala que “La negativa por parte de la Superintendencia ... se refiere a que pueda existir un atentado contra el principio fundamental de defensa de la propiedad industrial marcaria, debido a que una marca con tales características puede tomarse (sic) de uso común y, por lo tanto, igual derecho tendrá cualquier persona para utilizarlo como forma de describir la actividad productiva o las características de los bienes que se ofrezcan en el mercado. Entonces, el argumento de la descriptividad, concluye que un término de uso común no puede ser objeto de apropiación marcaria”; y que “la sociedad de comestibles B.B.Q. S.A tiene por objeto comercializar productos que representan un servicio correspondiente a la clase 42, idéntica al servicio de comidas que representa el nombre TACOS Y BAR-BQ; ellos se opusieron a la solicitud con fundamento en la confusión que genera para el consumidor la semejanza de las marcas, y sustentaron su petición en el artículo 136 de la Decisión 486 ...”.

   Del escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se desprende que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el regimen (sic) legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; que “Si bien la norma aplicable al momento de resolver los recursos impugnados, debe ser la vigente al momento de decidir los mismos, esto no obsta para que se de aplicación a la norma anterior vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por cuanto los principios fundamentales de la decisión anterior pasaron a formar parte del derecho vigente, atendiendo entonces la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable …”; que “la marca TACOS & BAR-BQ además de no reunir los requisitos establecidos en el artículo 81, se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 ahora artículo 135 literal e) de la Decisión 486 ... toda vez que describe la especie de servicios que se prestarán en los establecimiento (sic) identificados con ella cual es el expendio de tacos”; y que “Resulta evidente que en la expresión ‘TACOS % (sic) BAR-BQ’ no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que esta expresión describe directamente los servicios que se ofrecerán por parte del solicitante”.

   2.2. Del escrito de contestación a la demanda presentado por el “apoderado especial de la sociedad COMESTIBLES B.B.Q. S.A., propietaria de la marca GEORGE’S B.B.Q. clase 42 ... GEORGE’S B.B.Q. clase 29 ... y de la enseña comercial B.B.Q. … de acuerdo con los registros marcarios vigentes expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, y como afectado por la demanda de la referencia”, se desprende que “GEORGE’S BBQ es una marca que representa un servicio correspondiente a la clase 42, idéntica al servicio de comidas que representa el nombre TACOS & BAR – BQ, cuya marca se pretende registrar en la misma clase”; que “A más de lo anterior, fonéticamente las palabras que incluyen los nombres genéricos se prestan a confusión por parte del cliente potencial, ya que la sigla BBQ, al igual que la mención BAR – BQ tienen la misma pronunciación y se convierten en el elemento distintivo de la marca legalmente protegida (GEORGE’S BBQ) y el nombre que pretende ser registrado (TACOS & BAR B-Q)”; que “la ley pretende proteger los intereses de quienes legalmente han efectuado con anterioridad los requisitos exigidos para obtener protección sobre su marca, por tanto, la empresa o persona natural que intente afectar estos derechos no podrá ser favorecida, toda vez que en eso consiste precisamente la salvaguarda de los derechos marcarios previos, y porque adicionalmente se debe insistir en la protección al consumidor quien podría verse expuesto a confusiones y al momento de reclamar o hacer valer sus derechos como consumidor no tendría certeza sobre la marca que representa el producto que no cumple con sus expectativas”; y que “tanto GEORGE’S BBQ (marca legalmente reconocida y registrada) como TACOS & BAR-BQ, venden servicios de comida rápida, los cuales se asemejan y son propensos inevitablemente a la...