PROCESO No. 31-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 31-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 a) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83 a), 84, 87 c), 96 y 102 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 7261-LY. Actor: THE PILLSBURY Company. Marca: GIGANTE Y LOGOTIPO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 113 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en Oficio Nº 278-TDCA-2S-7261-LY, de fecha 5 de abril de 2004, remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 7261-LY.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de mayo de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La actora es la sociedad THE PILLSBURY COMPANY.

   Los demandados son: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual; El Procurador General del Estado; y, la Sociedad Industrias Alimentarias S.R.L.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1 Hechos

   El 23 de marzo de 1998, la sociedad THE PILLSBURY COMPANY, obtuvo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, los certificados de registro Nº DNPI-1617-98-MICIP y DNPI-1618-98-MICIP de la marca GIGANTE VERDE, para productos de las clases internacionales 29 y 30 respectivamente. (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; y clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel. Jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

   Posteriormente el 1 de junio de 2000, mediante Resolución No. 2836-00 DNPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual concedió el registro de la marca de Fábrica GIGANTE Y LOGOTIPO a nombre de la compañía INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.R.L. para proteger Mermelada de fresa; mermelada de naranja; mermelada de fresa light; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas; productos pertenecientes a la clase Internacional Nº 29.

   El 16 de agosto del 2000, The Pillsbury Company, plantea directamente ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo la demanda de nulidad del registro de la marca GIGANTE Y LOGOTIPO, al indicar normas ecuatorianas que señalan que no es necesario el agotamiento de la vía administrativa para solicitar en vía judicial la nulidad de la resolución que otorga el registro.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   La apoderada de la sociedad The Pillsbury Company manifiesta que “las dos marcas, mismas que son idénticas, protegen productos de la misma clase internacional Nº 29; por tanto productos que además de ser iguales se expenden en los mismos establecimientos comerciales, a lo cual hay que añadir que mi representada tiene también registrada su marca GIGANTE VERDE para la clase internacional Nº 30, por lo cual, al amparo de lo estipulado en las disposiciones antes citadas, tanto de la Decisión 344, como de la Ley de Propiedad Intelectual vigente, no es factible permitir el registro de una marca extremadamente similar y para la misma clase a menos que sean del mismo propietario.”

   Argumenta además que el registro de “la marca GIGANTE Y LOGOTIPO (sic) de propiedad de mi representada, la compañía THE PILLSBURY COMPANY se encuentra registrada en el Ecuador desde 1998 y ampara productos de la clase internacional Nº 29, así como de la clase internacional Nº 30, razón por la cual LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, debió al amparo de las disposiciones de la Decisión 344, rechazar de oficio la solicitud de registro de la denominación GIGANTE Y LOGOTIPO presentada por INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.R.L. el 4 de noviembre de 1999”.

   Solicita además se declare la NULIDAD del registro Nº 2836-00 DNPI de la marca GIGANTE Y LOGOTIPO de propiedad de INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.R.L.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1. Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

   Contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y ratificándose en el registro Nº 2836-00 DNPI, materia de la impugnación por guardar conformidad con la legislación andina y nacional.

   2.3.2. Del Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado.

   Manifiesta que de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, se establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales; por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio.

   2.3.3. De las Industrias Alimentarias S.R.L.

   Arguye el tercero interesado, que la marca Gigante “fue registrada en el Perú en 1989, por lo que este signo distintivo tiene una antigüedad de 11 años de propiedad y uso exclusivo”.

   Añade además que “con los registros de la marca mixta “GIGANTE Y LOGOTIPO” realizados en Perú y Ecuador, y con la gran difusión que esta (sic) tiene en el mercado peruano y ecuatoriano se esta probando la notoriedad de esta marca, conocida por el público consumidor del Ecuador y Perú, de ser una marca notoriamente conocida, cumpliéndose con lo que dispone los 4 literales del Art. 84 de la Decisión 344 de la Comisión del CAN (sic)...”.

   Así mismo menciona, que la marca Gigante y logotipo, es una marca mixta y distingue los productos que protege dentro de la clase 29, estos son: mermelada de fresa; mermelada de naranja; mermelada de fresa light, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas, mientras que la marca oponente Gigante Verde protege todos los productos de las clases internacionales Nºs 29 y 30 por lo que “no sabemos a ciencia cierta que tipo o que productos de las clases 29 y 30 protegen, ya que en forma ambigua, abstracta e indeterminada dice que protege todos los productos de las clase 29 y 30, tratando de establecer un verdadero monopolio de más de 200 productos encasillados en una sola clase internacional; consecuentemente bien pueden proteger productos distintos, de distinta naturaleza, destinados a diferente uso, a pesar de que se encuentran encasillados en la misma clase internacional”.

   Por todo lo manifestado, plantea las siguientes excepciones:

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

2. Alega ilegitimidad de personería de la parte actora.

3. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones del actor.

   Niega que las marcas del actor y la marca registrada mixta GIGANTE Y LOGOTIPO sean semejantes.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que en el presente caso se interpretarán los artículos 81, y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Del artículo 82 sólo corresponde la interpretación del literal a); y de oficio los artículos 83 a), 84, 87 c), 96 y 102 por ser pertinentes al tema.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas...