PROCESO 53-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 53-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literales a), d) y e), 98, 99 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: OROTELS ECUADOR S.A. Marca: “OROTELS”. Proceso interno N° 9696-LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Organo Jurisdiccional el 26 de mayo del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 9 de junio de 2004.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes

   Actúa como demandante la sociedad ecuatoriana OROTELS ECUADOR S.A., siendo demandados el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, representado por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Se determina como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER.

   1.2 Acto demandado

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad ecuatoriana OROTELS ECUADOR S.A., mediante apoderado pide que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI):

   Nº 01-234 AC, de 27 de junio del 2002, mediante la cual el mencionado Comité, aceptó el recurso de reposición presentado por la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER y canceló el registro correspondiente a la marca de servicios OROTELS.

   Solicita adicionalmente la actora, que se suspenda la ejecución del acto recurrido, que se revoque la resolución antes aludida y se anule la cancelación del registro correspondiente a la marca OROTELS.

   1.3 Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el mencionado Tribunal Distrital consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 29 de mayo de 1992, la sociedad OROTELS ECUADOR S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación OROTELS, como marca destinada a amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 328, Pág. 181, correspondiente a mayo de 1992, no habiendo sido formuladas oposiciones en su contra.

   - El 20 de mayo de 1993, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió registro para la marca denominativa OROTELS, título Nº 266-93, con vigencia de 10 años.

   - El 23 de febrero del 2000, la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER presentó ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, una acción de cancelación respecto de ese registro, fundamentada en la notoriedad de la marca de su propiedad “HOTEL ORO VERDE”.

   - El 4 de octubre del 2001, el aludido Comité emitió Resolución desconociendo la notoriedad de la marca HOTEL ORO VERDE y determinando, además, que “no ha lugar la cancelación de la marca de servicios OROTELS Nº 266-93”.

   - El 26 de octubre del mismo año, la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER presentó recurso de reposición en contra de la resolución en referencia.

   - El 27 de junio del 2002, el mencionado Comité expidió la resolución Nº 01-234 AC por medio de la cual decidió admitir la acción de cancelación de la marca de servicios OROTELS.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad OROTELS ECUADOR S.A., por medio de apoderado, manifiesta que la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, presentó ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, demanda de cancelación amparada en la notoriedad de la marca “HOTEL ORO VERDE”, en contra del registro obtenido para la marca de servicios OROTELS, respecto de la cual, el mencionado Comité, resolvió, en fecha 4 de octubre del 2001, que “no ha lugar la cancelación de la marca de servicios OROTELS Nº 266-93”; resolución acerca de la cual ha sido luego interpuesto recurso de reposición.

   Sostiene la actora, fundamentalmente, que ante la solicitud de cancelación presentada, el mencionado Comité debió, al momento de resolver el aludido recurso, determinar que “…los puntos de hecho y de derecho contenidos en la solicitud marcaria Nº 32409 y en el título de la marca denominativa ‘OROTELS’ deben ser tomados en consideración como soporte jurídico …para anular la Resolución infundada, ilegal y arbitraria emanada del Comité …y anular la acción de cancelación del Registro de la marca denominativa ‘OROTELS’…”.

   Afirma, que en su oportunidad presentó solicitud para el registro de la mencionada marca de servicios, la “que no contiene la figura de un arbolito, OROTELS”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase Internacional 42. Expresa que respecto de esa solicitud no fueron formuladas oposiciones por parte de terceros, menos aún por la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER y que, luego del respectivo trámite, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial otorgó el correspondiente registro, con vigencia de 10 años, esto es, hasta el 20 de mayo del 2003.

   Argumenta, por otro lado, que “…la marca OROTELS ha coexistido pacíficamente con la marca HOTEL ORO VERDE de la actual sociedad recurrente, sin que el consumidor medio haya sido inducido a ningún tipo de confusión, ya que los productos están destinados a consumidores selectivos, donde interviene el nivel económico, el grado cultural de las personas y el nivel de vida; criterios suficientes para calificar el servicio prestado por una empresa local, de los productos prestados por otra empresa a nivel internacional.”.

   Señala que “…la marca registrada OROTELS produce una impresión global distinta de la marca HOTEL ORO VERDE y que han coexistido pacíficamente en el Ecuador, conforme se aprecia de los registros concedidos a ambas empresas.”.

   Expresa que la resolución que se impugna “…se halla errónea e ilógicamente motivada y la fundamentación de esta resolución se lo hace sobre la base de razonamientos errados y absurdos…”, sosteniendo en tal sentido, que “los miembros del Comité…establecen que la confusión entre las marcas en aparente conflicto debe (sic) ser apreciadas por la total identidad de los gráficos que conforman las marcas y no por la parte denominativa comprendida en los prefijos la palabra ‘ORO’”. Afirma, adicionalmente, que de esta manera han equivocado su actuar pues “…este absurdo constante en la Resolución que se impugna es evidente, puesto que marca denominativa es la que se conforma con uno o más términos SIN DIBUJO O REPRESENTACIÓN ESPECIAL. Se reinvindica (sic) la denominación, porque es la parte dominante de la marca, en cambio una marca mixta tiene una denominación en letra especial acompañada con dibujos o diseños. Es decir una marca mixta ampara una denominación, un dibujo o diseño especial.”.

   En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 60-IP-2000, 19-IP-2001 y 27-IP-2001.

   c) Contestaciones a la demanda

   El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, por intermedio de su Presidente, solicita que se considere como prueba cuanto de autos sea favorable a dicho Instituto, de manera especial el expediente administrativo del cual remite una copia certificada.

   La Procuraduría General del Estado, representada por la Directora de Patrocinio, Delegada del Procurador, en su contestación a la demanda expresa que le corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio, manifestando, además, que “con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso ….señala el casillero judicial…”.

   El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en representación del cual interviene su Presidente, defiende la legalidad de los actos realizados por ese Comité y, concluye que “…su actuación al resolver el recurso materia de la presente impugnación se basó en requerimientos procesales, observando el debido proceso, en base de los elementos que aparecen del expediente sometido a su resolución; usando facultades discrecionales dentro del más estricto sentido jurídico y objetivo…”.

   Manifiesta, así mismo, que “niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, y que además impugna la prueba que presente o llegue a presentar la demandante por ilegal e improcedente.”.

   Solicita que se reproduzca todo cuanto de autos le fuere favorable y finalmente pide que se rechace la demanda.

   La sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, en calidad de coadyuvante, al contestar la demanda asevera ser titular de las marcas HOTEL ORO VERDE, ORO VERDE HOTELS, ORO VERDE HOTELS + GRAFICA, ORO VERDE HOTELS + GRAFICA A COLORES, entre otras marcas registradas, según manifiesta, con mucha anterioridad a la cancelada.

   Sostiene que las marcas en controversia son idénticas, expresando que “si existe similitud entre los signos, existe riesgo de confusión entre los mismos, lo que evidentemente perjudicaría tanto al titular de una marca registrada, como al público consumidor, puesto que lo induce a error de consentimiento en cuanto al origen empresarial de los productos que consume.”.

   Defiende la notoriedad de sus marcas, argumentado que “es imposible la coexistencia de las marcas notorias de su mandante con otras que son imitaciones totales de éllas…”.

   Afirma, adicionalmente, que “…protegiendo los derechos...