PROCESO No. 42-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 42-IP-2004

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fundamentada en la solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 5720. Actor: W.R. GRACE & CO.-CONN. Marca: DAREX.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de junio del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 0588, de fecha 21 de abril de 2004, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 5720.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de junio de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La actora es la sociedad W.R. GRACE & CO.-CONN.

   Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1. Hechos

   El 10 de enero de 1990 la sociedad W.R. GRACE & CO.-CONN solicitó el registro de “DAREX” para amparar productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza (a saber “colores, barnices, lacas, conservantes, herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”).

   Señala la actora en su demanda que la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial del 11 de marzo de 1994. A la solicitud no se presentaron observaciones.

   El 26 de agosto de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expide la Resolución 37131, por la cual negó el registro solicitado. El fundamento para negar el registro, fue que ya existía la marca “CAREX” (etiqueta) para productos de la misma clase a nombre de NABONASAR MARTINEZ Y CIA. Contra dicha Resolución el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación; el primero se resolvió con la Resolución 20051 y el segundo con la Resolución 02987, ambos confirmaron la Resolución impugnada.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   El actor alega como fundamento de la demanda, la violación del artículo 81 de la Decisión 344, pues considera que el signo “DAREX” reúne los requisitos que para que un signo sea registrado como marca, contempla dicha norma. También señala violación del artículo 83 a) de la misma Decisión pues considera que “... ‘DAREX’ no genera confusión al público frente a la marca ‘CAREX’ (Etiqueta), toda vez que la primera fue solicitada para distinguir pinturas y emulsiones revestidoras, mientras que la segunda ampara colorantes y anilinas ... para el teñido de toda clase de telas ... y tintes para la utilización de artes gráficas”.

   También señala que los productos de “DAREX” se comercializan en almacenes especializados en construcción, ferreterías, etc; los productos de “CAREX” se comercializan en droguerías, tiendas de abarrotes, etc; por lo cual no puede existir riesgo de confusión. Además menciona que “DAREX” fue registrada en 1972 y coexistió con “CAREX” registrada en 1974, sin que se generara, según el actor, confusión entre los consumidores.

   Aduce también que “CAREX” es mixta, por lo que el estudio comparativo de los signos en conflicto debe centrarse en el elemento gráfico de “CAREX”.

   Posteriormente, presentan una reforma de demanda, en donde básicamente, especifican los productos que protege el signo “DAREX”, a saber “... sellantes, pinturas y emulsiones revestidoras y sistemas de cierre para latas y tapas de gaseosas ... mediante los cuales los grandes fabricantes de bebidas, cervezas y productos enlatados logran la mejor calidad de su producto”. En la reforma a la demanda se incluye la indicación de los registros otorgados a “DAREX” a nivel mundial.

   2.3. Contestación a la demanda

   Se demanda en el presente proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Esta Entidad, en su contestación indica que, en base a los requisitos para que un signo sea registrable como marca y la imposibilidad de registrar un signo que pueda inducir al publico a error, contemplados en la Decisión 344 y desarrollados en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia de este Tribunal; fue negado el registro de “DAREX”.

   Señala que al comparar los signos “DAREX” y “CAREX”, “... concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y ... de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor ...”.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 81 y 83 a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, a la fecha de solicitud y registro del signo en controversia la Decisión vigente era la 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por lo que se interpretarán los artículos 56, 58 f), de la citada Decisión.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe...