PROCESO 60-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 60-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: PARKE DAVIS Y CO. LIMITED. Marca: “HALITOS”. Proceso interno N° 1998-05214 (5214).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de junio del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 16 de junio del año 2004.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes

   Actúa como demandante la sociedad PARKE DAVIS Y CO. LIMITED, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A., en su calidad de titular de la marca HALITOS.

   1.2 Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PARKE DAVIS Y CO. LIMITED, mediante apoderada solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia:

   - Nº 010091, de 18 de abril de 1997, mediante la cual la mencionada Dependencia declaró infundada la observación presentada por la sociedad PARKE DAVIS Y CO. LIMITED, con base en la marca HALLS, de su propiedad y, concedió registro como marca para la denominación “HALITOS”, en favor de la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos alimenticios comprendidos en la Clase Internacional 29;

   - Nº 30518, de 28 de noviembre de 1997, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y,

   - Nº 1160, de 15 de mayo de 1998, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, al resolver el respectivo recurso de apelación, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial Nº 010091.

   Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento de sus derechos, se ordene a la mencionada Superintendencia cancelar el registro de la marca solicitada.

   1.3 Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 20 de noviembre de 1989, la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación HALITOS, como marca destinada a amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El 6 de marzo de 1992, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 367.

   - El 22 de abril del mismo año, la sociedad PARKE DAVIS Y CO. LIMITED presentó oposición contra el registro solicitado, con base en la marca de su propiedad, “HALLS”, que ampara productos de la Clase Internacional 30.[2]

   - El 18 de abril de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 010091, por medio de la cual rechazó la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

   - La sociedad PARKE DAVIS Y CO. LIMITED presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución emitida.

   - El 28 de noviembre del mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición interpuesto, expidió la Resolución Nº 30518, confirmando la anterior.

   - El 15 de mayo de 1998, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación planteado, confirmó también la determinación inicial, mediante Resolución Nº 1160, agotando así la vía gubernativa.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad PARKE DAVIS Y CO. LIMITED, constituida bajo las leyes del Reino Unido de la Gran Bretaña, domiciliada en Eastleigh, Hampshire, Inglaterra, por intermedio de apoderada manifiesta que la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “HALITOS”, como marca destinada a amparar productos alimenticios comprendidos en la clase internacional Nº 29, respecto de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, rechazó las observaciones presentadas por su mandante y, concedió el registro solicitado por medio de Resolución Nº 010091, de 18 de abril de 1997.

   Sostiene que “...la marca HALITOS es el diminutivo de HALLS y al derivarse de la marca HALLS, es similarmente confundible desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual.”.

   Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió “…limitarse única y exclusivamente a mirar las diferencias que se presentaban entre las dos marcas, absteniéndose de hacer un análisis de conjunto que le permitiera darse cuenta de la confundibilidad que acarreaba la existencia simultánea de las dos marcas (HALLS Y HALITOS)…”.

   Expresa, así mismo, que la marca HALITOS distingue productos de la Clase 29, los que están directamente relacionados con aquellos de la clase 30 que son los amparados por la marca de su propiedad; por tanto “…la subsistencia de las dos puede inducir a error al consumidor, con lo cual no se cumpliría con la función principal de una marca, que es la de diferenciar en el mercado unos productos de otros fabricados por personas distintas.”.

   Argumenta la violación del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, al sostener que “…el examen de comparación entre las dos, tuvo que ser más riguroso, para que de esa forma, se impidiera el aprovechamiento de esa fama por parte de otras marcas…”.

   c) Contestaciones a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “…no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio- por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

   Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, manifiesta “…que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

   En cuanto a la supuesta violación del artículo 81, expresa que apoya su accionar en jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 7-IP-95 y 14-IP-98.

   Afirma que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio.”.

   Finalmente, refiriéndose a la notoriedad sostenida de la marca HALLS, señala que “…no existe...