PROCESO 36-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 36-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: Preparados Farmacéuticos que contienen Ácidos Disfosfónicos para la aplicación por vía oral. Actor: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH. Proceso Interno Nº 7886.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, recibida en este Tribunal en fecha 27 de abril del 2004, relativa a los artículos 14, 18 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 7886.

El auto de 26 de mayo de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad ROCHE DIAGNOSTICS GMBH. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0535 del 14 de abril del 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   El 8 de abril de 1997 la sociedad BOEHRINGER MANNHEIM GMBH solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la patente de privilegio de invención denominada: “Preparados Farmacéuticos que contienen ácidos disfosfónicos para la aplicación por Vía Oral” y en la misma se reivindicó prioridad de la patente número 19615812.5 presentada en Alemania el 20 de abril de 1996. El artículo 12 de la Decisión 344 en aquel entonces regulaba este derecho de prioridad, según el cual la fecha de presentación en Colombia para todos los efectos legales es el 20 de abril de 1996.

   El 12 de agosto de 1999, la apoderada de la sociedad demandante solicitó el cambio de nombre de BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, por el de ROCHE DIAGNOSTICS GMBH.

   Mediante oficio Nº 037 de fecha 8 de febrero de 2001, la Jefa de la División de Nuevas Creaciones requirió a la actora para que en el término de sesenta días (60) días hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto técnico de fondo Nº 0011 sobre la patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico Nº 202023. En el referido concepto técnico, el examinador indico que una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos US 5.344.825 de 6 de septiembre de 1994, WO 94/12200 de 9 de junio de 1994, US 5.431.920 de 11 de julio de 1995 y WO 93/09785 de 27 de mayo de 1993, afectan el nivel inventivo de la patente solicitada y, adicionalmente, indicó que tanto la memoria descriptiva como las reivindicaciones de la solicitud de patente, carecían de claridad.

   Frente a dicho oficio la actora dio respuesta exponiendo los argumentos de tipo técnico desvirtuando la opinión del examinador técnico en el sentido de que la invención carecía de altura inventiva y aclarando las dudas planteadas por el mismo en cuanto a la claridad de la invención.

   Mediante Resolución Nº 17607 de 25 de mayo de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio se negó el privilegio de patente para la invención sobre la base de que la forma de presentación farmacéutica reivindicada carecía de nivel inventivo a la luz del estudio anteriormente sintetizado y, además, porque no se había cumplido con el requisito de claridad de la solicitud.

   El 3 de agosto del 2001 la actora interpuso el recurso de reposición contra la Resolución Nº 17607, el cual fue resuelto, mediante Resolución Nº 33059 de 4 de octubre de 2001, en el sentido de confirmarla en un todo, sin tener en cuenta la modificación al capítulo reivindicado y quedando así agotada la vía gubernativa.

3. Fundamento Jurídico de la demanda

   Con relación a la violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la actora señala que “contrariamente a lo indicado en los actos administrativos impugnados, la forma de presentación farmacéutica … si tiene altura inventiva puesto que ésta junto con sus características técnicas innovadoras … NO es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Tan es así que hasta la fecha de la presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad (20 de abril de 1996), no se conocían formas de presentación farmacéuticas que tuvieran los efectos de prevención de irritaciones en el tracto gastrointestinal y estomacales a pesar de que éstas comprendan ibadronato”.

   Afirma de igual manera que la sociedad demandante realizó estudios exhaustivos para llegar a la conclusión “de que la forma de presentación farmacéutica daba solución a problemas tecnológicos no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica antes del 20 de abril de 1996 (fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad) y mucho menos resueltos por los objetos de las anterioridades citadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Aunque pueden existir similitudes en la técnica que utiliza el invento y aquella contenida en las anterioridades citadas …” haciendo la aclaración que por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tiene que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo.

   Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio “ha debido probar … que para un técnico en la materia la forma farmacéutica inventada por la actora resultaba obvia y se derivaba de manera evidente el estado de la técnica. No bastaba … simplemente afirmar que debido a que la forma farmacéutica contiene compuestos ya conocidos carecía de nivel inventivo”.

   Finalmente la parte actora manifiesta, respecto a la violación del artículo 46 que el mismo da la posibilidad a las oficinas nacionales competentes de hacer uso de informes de expertos u organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan una opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de una invención. El haber hecho uso de esta importante herramienta le hubiera dado al examinador elementos fundamentales para tomar una decisión seria, fundamentada y ajustada a derecho.

4. Fundamentos Jurídicos a la Contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

   No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

   Al responder a la afirmación de la demandante en sentido de que con las Resoluciones Nº 17607 del 25 de mayo de 2001 y Nº 33059 del 4 de octubre de 2001 “expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio se incurrió en violación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 …” dice que “para juzgar la legalidad de los actos administrativos impugnados la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos”. Si bien es cierto que la etapa del examen de fondo se surtió de conformidad con el artículo 27 de la Decisión 344, el examen definitivo de la solicitud se adelantó de conformidad con la Decisión 486.

   Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro el expediente 97.017.783 “el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención … adolece de los requisitos de novedad y nivel inventivo mencionados en el articulo 14 de...