PROCESO No. 35-IP-2004

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 35-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 33, 38, 40, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio del primer párrafo del artículo 24 de la Decisión 344 y los artículos 26, 27 h), 39, 42, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2003-00165 (8949). Actor: TETRA LAVAL HOLDINGS Y FINANCE S.A. Patente de invención: “método para la producción de material de empaque decorado con tinta para impresión”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 18, 33, 38, 40, 44, 45 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 0534, de fecha 14 de abril de 2004, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 2003-00165 (8949).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 de mayo de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

  1. Las partes

    La actora es la sociedad TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.

    Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio.

  2. Determinación de los hechos relevantes

    2.1. Hechos

    Según el consultante, el 13 de mayo de 1998, TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., solicitó la patente de invención “método para la producción de material de empaque decorado con tinta para impresión”. Se señala en la consulta que la solicitud al tiempo de su presentación, cumplía con todos los requisitos exigidos por la Decisión 344. Esta solicitud de registro fue efectuada en uso de la reivindicación de prioridad, pues ya estaba patentada en Suecia desde el 14 de mayo de 1997.

    Señala el demandante que el 9 de septiembre de 1998, dentro del término legal fijado por auto No. 1211 de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendecia de Industria y Comercio, se presentaron: “Nuevo extracto para publicación ... Nuevo capitulo (sic) reivindicatorio ... Nueva tarjeta temático (sic) ... Nueva (sic) capítulo descriptivo ... De esta manera y cumpliendo TODOS LOS REQUISITOS exigidos en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ...”. El 13 de octubre de 2000, se ordenó la publicación de la patente. Finalmente, por motivo desconocido por la demandante, la publicación se llevó a cabo el 27 de abril de 2001.

    El 30 de noviembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio emite la Resolución 40886, por la cual declara abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención por parte de TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. Se recurrió en reposición contra esta Resolución, pero fue confirmada y así se agotó la vía administrativa.

    2.2. Fundamentos de la demanda

    Según se desprende de la consulta y sus anexos, el actor reclama que la Superintendencia de Industria y Comercio, le estaba exigiendo requisitos adicionales a los contenidos en la Decisión 344, para solicitar la patente, basándose en que la normativa aplicable era específicamente la Decisión 486.

    El problema radica en la procedencia de la obligación impuesta al solicitante, luego de la publicación de la solicitud, de pagar unas tasas para el examen de patentabilidad de la invención. Según el actor, estas tasas no eran exigidas en la Decisión 344, aunque sí se contemplan en el artículo 44 de la Decisión 486.

    Con referencia a lo anterior, alega también violación al principio de legalidad puesto que “... no podía declararse abandonada una solicitud de patente porque para el tiempo en que la solicitud se radicó se encontraba vigente la Decisión 344, la cual era clara en manifestar que la oficina nacional competente debía proceder al examen de patentabilidad cuando la solicitud de patente de invención cumpliera con los requisitos de forma consagrados en los artículos 25 o 26 del mencionado ordenamiento, mientras que la Decisión 486 en el articulo (sic) 44 la cual (sic) la Superintendencia alegó para declarar el abandono, exigía al solicitante pedir que se examine si la invención es patentable ...”.

    Señala también, que con el cambio de la normativa andina, la exigencia del examen de patentabilidad dejó de ser una obligación de la Oficina Nacional Competente para que se trasladara al solicitante. Alegan además que cumplieron con los requisitos de la Decisión 344, y que en efecto no exigieron el examen de patentabilidad pues esperaban que, como lo contemplaba la norma vigente en ese entonces, la Oficina Nacional competente lo hiciera.

    Por esos fundamentos solicita la nulidad de la resolución que declaró el abandono de la solicitud por indebida aplicación de la norma comunitaria.

    2.3. Contestación a la demanda

    La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, al contestar la demanda, señala que según la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, ésta se aplica para las etapas aún no cumplidas a la fecha de su entrada en vigencia.

    En base a esto indica que “... es necesario aclarar que dado que la etapa del estudio de forma se agotó con la expedición de la orden de publicación efectuada el 13 de octubre de 2000, y la siguiente etapa del procedimiento se inició con la publicación de la solicitud ... el 27 de abril de 2001, el solicitante se encontraba obligado a pedir el examen de patentabilidad previsto en el artículo 44 de la Decisión 486”. Y que, “... contó con un plazo de 6 meses a partir de la publicación para solicitar la realización del examen. La entrada en vigencia de la decisión (sic) 486 implicó una modificación en el trámite, y dicha modificación debió ser advertida por el interesado solicitante. Esta entidad (sic) no es responsable del descuido del referido solicitante y en esa medida no se le puede atribuir violación de las normas de la decisión (sic) 486 ...”. Más adelante arguye que “... esta Entidad aplicó estrictamente el artículo 44 de la decisión (sic) 486 que ordena declarar abandonada la solicitud de patente, cuando no medie petición para efectuar el examen de patentabilidad ...”.

    CONSIDERANDO:

    Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

    Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 18, 33, 38, 40, 44, 45 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, de los artículos solicitados solo serán interpretados los artículos 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 33, 38, 40, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además se interpretará de oficio el primer párrafo del artículo 24 de la Decisión 344 y los artículos 26, 27 h), 39, 42, 48 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

    El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

    DECISIÓN 344

Artículo 13

Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener:

a) Identificación del solicitante y del inventor:

b) El título o nombre de la invención;

c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras. Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos;

d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y,

f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno...

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