PROCESO No. 48-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 48-IP-2004

Interpretación prejudicial de las normas previstas en el artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad EBEL S.A.

Caso: marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”.

Expediente N° 2001 00004 01. Interno: 6745.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de junio del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 12 de mayo de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “La sociedad EBEL S.A. es titular de múltiples registros de la marca mixta ‘EBEL’ en diversos países, entre los cuales se encuentra Colombia; por lo cual, dada su publicidad y volumen de ventas, la marca se ha convertido en notoriamente conocida a nivel mundial. Al respecto, trae a colación el registro de dicha marca que le fue concedido por las autoridades venezolanas el 1° de octubre de 1985, en la Clase 14 internacional, y las resoluciones núms. 35971 de diciembre 31 de 1993 y 507 de marzo 31 de 1995, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le reconoció la notoriedad de la misma”; que “El 31 de agosto de 1998, la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED radicó, ante la misma Superintendencia, la solicitud núm. 98.049.615 para el registro de la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) identificando los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, anteriormente aludidos. Ello, no obstante encontrarse en trámite el proceso núm. 3449, ante la Sección Primera del Consejo de Estado, en el cual la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED demandó los actos administrativos expedidos por la entidad mencionada”; y que “Con fecha de 16 de diciembre de 1998, la demandante presentó oposición contra la solicitud de registro mencionada ...”.

   Agrega el consultante que, según el actor, “El 22 de abril de 1999, el Consejo de Estado profirió sentencia en el proceso aludido … mediante la cual reconoció la notoriedad de la marca ‘EBEL’ a favor de EBEL S.A.”; que “No obstante lo anterior, el 30 de abril de 1999 la entidad demandada expidió la resolución núm. 08224, mediante la cual concedió el registro de la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) en la Clase 3 a nombre de la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED y declaró infundada la oposición mencionada”; y que “El 24 de junio de 1999, la actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior resolución, con fundamento en la sentencia aludida … los cuales fueron decididos mediante las resoluciones núms. 27705 de 20 de diciembre de 1999 y 15179 de 30 de junio de 2000, en el sentido de confirmarla. Como consecuencia de ello, la Superintendencia demandada expidió el certificado núm. 229.184 para la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) en la Clase 3 Internacional de Niza, a favor de la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED”.

   1.2. Cuestión de derecho

   A la luz del Informe del consultante, el actor denuncia que “la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344”, por cuanto, a su juicio, “la sociedad EBEL S.A. es titular en Colombia de la marca ‘EBEL’ desde el año de 1985, habiendo sido concedido su primer registro el 28 de noviembre de 1990 … para la marca ‘EBEL’ (mixta) en la Clase 16 Internacional; adicionalmente, es titular para la misma marca en las Clases 6, 9, 14, 18, 34 y 25 de la Clasificación Internacional, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa)”; y que “de conformidad con la sentencia del Consejo de Estado mencionada, los productos de la Clase 3 tienen directa relación con los productos de la Clase 14, existiendo conexidad entre las mismas, por cuanto los productos que comprenden se relacionan entre sí; por consiguiente, la coexistencia de las marcas enfrentadas no es posible por tratarse de servicios (sic) relacionados con los de la Clase 14, y ello constituiría un riesgo de confusión en el público consumidor, respecto de la naturaleza y la finalidad de los servicios y productos que las marcas enfrentadas identifican”.

   Asimismo, el consultante desprende de la demanda que se ha incurrido “en la violación del literal d) ibídem, al conceder el registro de la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) a la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED, ya que ‘EBEL’ es una marca notoria …”; y que “existe conexión competitiva entre las marcas (sic) en conflicto, respecto a la identidad de las mismas, en cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad y el uso complementario entre productos y servicios de distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza; lo que implica el detrimento de la imagen comercial y prestigio mundialmente reconocido a EBEL S.A., de lo cual se deduce la imposibilidad de coexistencia pacífica entre las marcas en estudio y … de titularidad a favor de EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED sobre la marca ‘EAU SOLEIL DE EBEL’ (sic) (nominativa), titularidad que obtuvo de mala fe y que, por ende, carece de legitimidad”.

   En cuanto a la denuncia de violación del artículo 83, literal e, de la Decisión 344, el actor sostiene, según indica el consultante, que “la marca ‘EBEL’ es notoria, por ello no aplica el principio de especialidad, predicándose la protección de la misma en el derecho prioritario de la actora respecto de cualquier Clase en la que se pretenda registrar, por parte de terceros, una marca idéntica o similar a aquella. Ello, con base en el criterio adoptado por el Consejo de Estado en la sentencia citada, mediante la cual se reconoció la notoriedad de la marca ‘EBEL’ a favor de la actora, consistente en que ‘no podrán registrarse como marca aquellos signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la Clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro’, el cual debe ser aplicado al presente caso”; y que “a manera de síntesis, fundamenta su defensa en cinco hechos probados, a saber, la notoriedad de la marca ‘EBEL’ de EBEL S.A., confusión entre las marcas en conflicto, coexistencia no tolerada de las marcas en conflicto, aprovechamiento indebido de la reputación ajena y desconocimiento del derecho de EBEL S.A. por la Superintendencia de Industria y Comercio”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. El consultante informa que el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta su defensa en que “con la expedición los (sic) actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos, se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias; y, que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa”; que “en cuanto a la presunta violación del artículo 83 – literal a), ibídem, no le asiste razón a la actora habida cuenta que las marcas confrontadas ‘EBEL’ Clase 14, cuyo titular es la sociedad EBEL S.A., y ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ Clase 3, cuyo titular es la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED, han coexistido pacíficamente dentro del mercado, sin que hayan generado confusión en el público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos identificados con una y otra marca. Es así como, la primera distingue relojes, producto que por sus altos costos solamente puede ser adquirido por un grupo reducido de personas, en tanto que, la segunda, ampara servicios con precios más económicos a los que pueden acceder un mayor número de personas, no presentándose, en consecuencia, confusión empresarial entre dichos productos”.

   Sobre la presunta violación del artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, el consultante desprende de la contestación a la demanda que el apoyo de la actora “en los argumentos esbozados por el Consejo de Estado en la sentencia mencionada … no tiene plena aplicación dentro del asunto que nos ocupa, en razón de que la causa y objeto en que se fundamentó son sustancialmente distintas a las que se debaten en el presente proceso, toda vez que la declaratoria de notoriedad de la marca ‘EBEL’, propiedad de la sociedad EBEL S.A., para distinguir relojes, productos de la Clase 14, lo fue para el mes de abril de 1999, sin que esa notoriedad pueda extenderse a través del tiempo, puesto que, conforme a lo afirmado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, lo que ha sido notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; además, con base en las actuaciones administrativas contenidas en el expediente núm. 98.49615, la actora no aportó prueba de la notoriedad aducida al presentar observaciones al registro de la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) solicitada por la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED, habiendo sido necesario para su reconocimiento. Sobre el particular, cita la Interpretación Prejudicial del proceso 28-IP-96”; y que, vistos los...