PROCESO 50-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 50-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 6747. Actor: “EBEL S.A.”. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de su Consejero Ponente, Doctor Rafael Ostau De Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1. ANTECEDENTES.

   1.1. Las partes:

   Comparecen como demandante en el proceso interno EBEL S.A. y como demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Se cita como tercero interesado a la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED.

   1.2. Objeto y fundamento de la demanda.

   La actora solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la citada Superintendencia:

   ( La Resolución Nº 08300 de 30 de abril de 1999 por la cual se otorgó el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta), para distinguir “institutos de educación y entrenamiento” servicios comprendidos en la clase 41ª, previa declaratoria de infundada de la observación formulada por la demandante.

   ( Las Resoluciones Nº 27731 de 20 de diciembre de 1999 y Nº 15177 de 30 de junio de 2000, mediante las cuales se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos confirmando la anterior Decisión.

   La actora manifiesta que la Superintendencia violó las disposiciones contenidas en el artículo 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344, al haber concedido el registro para el signo EBEL INTERNATIONAL (mixta) en clase 41 a nombre de EBEL INTERNATIONAL LTD., por cuanto el registro de dicho signo reproduce la marca previamente registrada y notoriamente conocida EBEL, propiedad de EBEL S.A.

   Expone que la demandante es titular en Colombia y en otros países de la subregión, desde el año 1985, de la marca notoria EBEL (mixta) para clase 16; y que adicionalmente es titular de registros para la marca EBEL en las clases 9, 14, 34, 6, 18 y 25, todos anteriores a la solicitud de registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta).

   Sostiene que la marca impugnada se solicitó y concedió para identificar “institutos de educación y entrenamiento”, servicios comprendidos en la clase 41ª lo que indica que su titular pretende utilizarla respecto de servicios directamente relacionados con los de promoción y venta de productos de la clase 3, como cosméticos, los cuales según el Consejo de Estado, se encuentran directamente relacionados con los productos de la clase 14, en la cual se encuentra la actividad primordial de EBEL S.A. A este respecto manifiesta que el Consejo de Estado en el expediente 3449 reconoció la notoriedad de la marca EBEL.

   Además agrega que el registro de la marca impugnada se concedió violando las disposiciones de los literales d) y e) del artículo 83 por cuanto la marca EBEL de EBEL S.A. es una marca notoria, “reconocida dicha calidad tanto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones Nº 35971 de diciembre 31 de 1993 y 507 de marzo 31 de 1995, así como por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de abril 22 de 1999, proferida dentro del expediente 3449”, de la cual transcribe el siguiente aparte:

   (...) para que pueda hablarse de una marca notoriamente conocida, necesariamente es menester que tal notoriedad deba reflejarse en los aspectos antes reseñados. En este caso, la marca EBEL registrada a favor de Fabrique Ebel S.A. (hoy EBEL S.A.) para distinguir productos en la clase 14, desde antes de la solicitud de registro de la marca EBEL SPA era ampliamente publicitada en revistas que tienen circulación a nivel mundial (...) y las ventas de los relojes (productos comprendidos en la clase 14) sobrepasa las 50.000 piezas por año. Considera, pues, la Sala que el elemento notoriedad fue demostrado por la sociedad FABRIQUE EBEL S.A., razón por la cual los actos administrativos acusados se ajustan a derecho (...)

   . (negrilla y subrayado fuera del texto).”

   Expresa que la Superintendencia de Industria y Comercio registró la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) irrespetando tanto el derecho de EBEL S.A. sobre la marca EBEL, como la calidad de notoria de dicha marca, de la cual derivan derechos que confieren una protección mayor. Afirma que la notoriedad de EBEL es reconocida a nivel mundial y oficialmente reconocida en Colombia por las autoridades estatales competentes para la protección de la propiedad industrial, como son la propia Superintendencia y el Consejo de Estado.

   Concluye manifestando que aún en el evento de que se decidiera que entre las clases en las cuales EBEL S.A. cuenta con registro para la marca notoria EBEL y la clase 41ª, en la que se registró irregularmente la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta), no existe riesgo de confusión, por ser la primera una marca notoria el principio de especialidad no aplicaría, toda vez que la protección de la marca notoria, se predica respecto de cualquier clase en la que se pretenda registrar la marca idéntica o similar a aquélla. Agrega que este criterio deberá ser aplicado en el presente caso pues se trata de una misma situación jurídica para la cual el Consejo de Estado profirió sentencia reconociendo que la notoriedad de la marca EBEL (la cual, afirma, se ha mantenido en el tiempo) impide el registro de una marca idéntica o similar, independientemente de la clase para la cual se pretenda el registro de la misma por parte de terceros.

   Concluye que existen cinco hechos probados que dan la razón a la demandante: la notoriedad de la marca EBEL; la confusión entre las marcas en conflicto; la coexistencia no tolerada de las marcas; el aprovechamiento indebido de la reputación ajena por los titulares de la marca impugnada; y, el desconocimiento del derecho de EBEL S.A. por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   1.3. Contestación a la demanda:

   Tanto la Superintendencia como EBEL INTERNATIONAL LTD., se opusieron a la demanda con los argumentos que a continuación se resumen:

   La Superintendencia consideró que con la expedición de los actos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la actora, pues los mismos se expidieron con arreglo a las atribuciones legales otorgadas por la Decisión 344 de la Comisión. Sostiene que entre los productos de la clase 14ª y los servicios de la clase 41 no existe relación y que han coexistido en el mercado pacíficamente dentro del mercado, sin que hayan generado confusión en el público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios identificados con una y otra marca. La condición de notoriedad debe ser probada al momento de formular las observaciones y que no es cierto que la marca EBEL pueda considerarse notoria con base en lo decidido por el Consejo de Estado en la actuación que se cita por el demandante, porque dicha notoriedad debió ser probada al momento de presentar las objeciones al registro.

   Aduce, en resumen, que la demandante no demostró la notoriedad del signo EBEL de conformidad con las prescripciones legales ni la vinculación competitiva entre las clases de las marcas en conflicto, razón que lleva a concluir que las Resoluciones acusadas fueron válidamente expedidas.

   Por su parte la firma EBEL INTERNATIONAL LIMITED manifiesta que no es cierto que la característica de notoriedad alegada por la actora hubiese quedado oficialmente reconocida por el Consejo de Estado en la sentencia de 22 de abril 1999, porque el hecho de que allí se hubiese...