PROCESO 22-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 22-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 83 literal a) de la misma Decisión. Marca: “KINERET”. Actor: AMGEN INC. Proceso Interno Nº 6932

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de junio del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 1 de abril del 2004, relativa a los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 6932.

El auto de 7 de mayo de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la Sociedad AMGEN INC. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0365 de 18 de marzo del 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   El 1 de septiembre de 1999, la sociedad AMGEN INC. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “KINERET” para distinguir “preparaciones farmacéuticas, incluyendo farmacéuticos para el tratamiento de desórdenes auto inmunes inflamatorios”, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El 26 de octubre de 1999, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 485. El 10 de diciembre de 1999, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. presentó observaciones al registro de la marca “KINERET”, con base en la marca “KINELEX” para distinguir productos comprendidos en la misma clase 5.

   El 29 de febrero de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendecia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 04392 “declaró infundada la observación y concedió el registro solicitado por la actora”. Contra la mencionada Resolución Nº 04392, se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación, solicitando que la misma fuera revocada. Los recursos fueron resueltos mediante las Resoluciones Nº 10793 de 29 de mayo de 2000 y Nº 21698 de 31 de agosto de 2000, respectivamente; el recurso de reposición confirmó la resolución impugnada, en tanto que, el de apelación fue resuelto en el sentido de revocar la Resolución Nº 04392 en todas sus partes y, en su lugar, declaró fundada la observación presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. y negó el registro de la marca “KINERET”.

3. Fundamento Jurídico de la demanda

   La demandante, solicita que se declare la nulidad de la Resolución Nº 21698 de 31 de agosto de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y Comercio, puesto que contraviene lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez “que es claro que la marca solicitada KINERET cumple a cabalidad con el requisito de la distintividad, por cuanto no es similar desde el punto de vista visual, ortográfico y conceptual a la marca KINELEX” y que “…no existen semejanzas entre las marcas en conflicto que puedan inducir al consumidor a error, y que por consiguiente, las mismas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público”.

   Indica que también se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, ya que “… no existen semejanzas entre las marcas KINERET y KINELEX que puedan inducir al público consumidor a error o confusión”. Indica que en el examen comparativo se “ha de atender a una visión en conjunto de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales (sic) tiene su excepción tratándose de marcas farmacéuticas, en donde se utilizan elementos o palabras de uso común que no deben entrar en la comparación”.

   Manifiesta que “las marcas en conflicto comparten el radical o prefijo KINE, que … es de uso común o generalizado y no debe entrar dentro del cotejo respectivo, el cual debe hacerse atendiendo solamente a las derivaciones de cada una de ella (sic), es decir, RET, de KINERET, y LEX, de KINELEX”.

4. Fundamentos Jurídicos a la Contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

   No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

   La Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta su defensa alegando que las Resoluciones Nº 04392 y Nº 10793, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y Nº 21698, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, fueron expedidas sin incurrir en violación de las normas consagradas en la Decisión 344.

   Indica que “la marca (sic) KINERET (solicitada) y la marca KINELEX (observante) analizadas en su conjunto en forma sucesiva y no simultanea (sic), resulta claro que presentan similitud de orden ortográfica y fonético (sic), debido a que comparten la mayoría de sus letras, compartiendo el mismo número de vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden lo que las hace ortográficamente similares, obteniendo como resultado el no otorgamiento de rasgos suficientes que permitan su clara diferenciación en el público consumidor …”.

   Manifiesta que “las marcas en conflicto pertenecen a productos de la clase 5, los cuales se refieren a productos farmacéuticos, en este tipo de productos, puede tratarse de aquellos que se expiden o no bajo receta medica (sic) o que a pesar de existir una receta medica (sic) puede ser causa de...