PROCESO No. 27-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 27-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 93 y 102 de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Proceso Interno N° 2002-00197 (8020). Actor: Sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. Marca: BACGEN.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 136 literal a), 146, 147 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 0460, de fecha 29 de marzo de 2004, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2002-00197(8020).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de mayo de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La actora es la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A.

   El demandado es la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1. Hechos

   El 19 de septiembre de 2000, la sociedad Comercializadora de Líneas Pharmaceuticas Ltda. -COLPHAR-, mediante apoderado, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud de registro de la marca BACGEN, para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas).

   La mencionada solicitud fue publicada el 7 de noviembre de 2000 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 497, presentando observaciones LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. titular de la marca BATEN, y la sociedad BAYER A.G. propietaria de la marca BAYGON; rechazándose éstas observaciones y concediéndose mediante resolución Nº 21615, el registro de la marca BACGEN para distinguir productos de la clase 5.

   Contra la anterior resolución la actora presentó ante la misma entidad los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones N°s 31302 de 25 de septiembre de 2001 y 41427 de 10 de diciembre del mismo año, respectivamente, y en ambos casos se confirmó la Resolución N° 21615.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   La sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., -demandante en el presente caso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, “Se declare la nulidad de la resolución Nº 41427 del 10 de diciembre de 2001, y a título de restablecimiento del derecho sea negada la marca BACGEN en la clase 5ª”.

   La demandante arguye que “(...) las dos expresiones se componen de solo (sic) dos sílabas y además giran alrededor de las mismas vocales y 4 letras vocales y consonantes en la misma posición. Los pacientes y los formulados no son ni tiene que ser personas que puedan descubrir las diferencias tan mínimas entre dos expresiones.”.

   La actora sostiene además que fue violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro a la marca BACGEN, puesto que dicho artículo establece que es causal de irregistrabilidad la confundibilidad que existe entre las marcas en disputa ya que éstas amparan los mismos productos o servicios, y con esto se está induciendo al público a error.

   2.3. Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, fundamenta su defensa en que, “... Con la expedición de la resolución número 41427 del 10 de diciembre de 2001, ..., no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic), y en particular en lo relacionado con el artículo 136 literal a) de la mencionada decisión. En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir el acto administrativo acusados (sic) se ajustó plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. (Decisión 486)”.

   Añade además que “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo BA que como ya se dijo es de uso común, y atendiendo a la sílaba tónica E, tenemos que aunque la marca solicitada está estructurada por 6 letras, diferenciándose en la terminación CGEN, la estructura visualmente se hace diferente y diferenciadora”.

   El tercero interesado, la sociedad Bayer AG, no dio contestación a la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que en el presente caso, procede la interpretación solicitada de los artículos 81, y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no así del artículo 136 literal a), 146, 147 y 156 de la Decisión 486, pues dicha Decisión no se encontraba en vigencia aún a la fecha de la presentación de la solicitud de registro de Bacgen; además se interpretarán de oficio los artículos 93 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la...