PROCESO No. 37-IP-2004

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 37-IP-2004

Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 83, literales a) y e), 84 y 102 eiusdem.

Parte actora: sociedad TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC.

Caso: marca “ONE ZIPAC”.

Expediente Interno N° 2000-06427-01.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiséis de mayo del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 7° de la Convención General Interamericana sobre la Protección Marcaria y Comercial, 81 y 83 (literal d) de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 30 de abril de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

  1. Demanda

    1.1. Cuestión de hecho

    El consultante informa que “El 22 de julio de 1998, SELLOPACK LIMITADA (hoy SELLOPACK S.A.) solicitó el registro de la marca ONE ZIPAC para distinguir ‘Bolsas plásticas con empaque resellable’, productos comprendidos en la clase 16 Internacional, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 467 de 30 de octubre de 1998”; que “TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. presentó observaciones al registro de la marca, con fundamento en la existencia previa de la marca ONEZIP, registrada en Estados Unidos de América y en su notoriedad, pues a partir de 1995 ha sido comercializada de manera constante e ininterrumpida en dicho país y en otros países, además de ser notoriamente conocida en el mercado de los productos de bolsas plásticas sellables”; que “La marca solicitada ONE ZIPAC pretende identificar los mismos productos de la Clase 16 Internacional y presenta identidad fonética, gráfica, visual y conceptual con la marca notoria ONEZIP y por lo tanto, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 7° de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 1929 y 83 (literal d) de la Decisión 344”.

    Además, el consultante indica que, a juicio del actor, “… la Administración en clara violación de las normas de propiedad industrial, mediante Resolución 11475 de 23 de junio de 1999 declaró infundada la observación formulada y concedió el registro de la marca ONE ZIPAC, Clase 16 de la Clasificación Internacional”; que “TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución 11475, con fundamento en las semejanzas existentes entre las dos marcas y la notoriedad de la marca ONEZIP en el mercado nacional e internacional”; y que “Mediante Resolución 18887 de 13 de septiembre de 1999, la Administración confirmó la Resolución 11475 y concedió el recurso de apelación que fue decidido mediante Resolución 03314 de 24 de febrero de 2000, confirmándola en todas sus partes”.

    1.2. Cuestión de derecho

    Según el consultante, el actor denuncia la violación de “los artículos 7° de la Convención General Interamericana sobre la Protección Marcaria y Comercial, 81 y 83 (literal d) de la Decisión 344”, alegando que “El artículo 7° de la Convención General Interamericana sobre la Protección Marcaria y Comercial exige unos supuestos fácticos que hacen irregistrable la marca ONE ZIPAC, a saber (i) Que la observación se presente por el propietario de una marca legalmente protegida por uno de los estados contratantes; (ii) Que se presente dentro del término legal establecido; (ii) (sic) Que se demuestre el uso de la marca o que quien pretende registrarla tenga conocimiento de su existencia; (iv) Que se demuestre que se trata de productos o mercancías de la misma clase; y (v) Que la marca registrada sea sustancialmente igual o susceptible de producir confusión o error en el consumidor del producto”; que “En este caso la actora es titular de ONEZIP, marca registrada en Estados Unidos, país miembro de la Convención Interamericana sobre la Protección Marcaria y Comercial de 1929, según registros 1.944.754 de 26 de diciembre de 1995 (ONEZIP) y 1.947.669 de 9 de enero de 1999 (ONEZIP SLIDER). La observación se presentó dentro del término establecido por la Superintendencia y se demostró que al momento de solicitar el registro de ONE ZIPAC, SELLOPACK LTDA. tenía conocimiento de la existencia de la marca ONEZIP para distinguir los mismos productos de la Clase 16. Además, con la declaración de Michael Nelly, Vicepresidente de la actora se probó la notoriedad de la marca ONEZIP para distinguir ‘bolsas plásticas para múltiples usos en el hogar, incluyendo bolsas que pueden cerrarse para almacenamiento de alimentos y bolsas para congeladores’ y la inversión que en promoción y publicidad de esta marca ha hecho la empresa, además, ONEZIP se encuentra registrada en más de veinticinco países en el mundo y ha obtenido más de 37 registros”.

    Asimismo, el consultante desprende de la demanda que “Lo anterior demuestra que SELLOPACK S.A., siendo un comerciante de los mismos productos, tenía acceso a toda la publicidad y promoción que la demandante ha realizado de sus productos ONEZIP, es decir, tenía un conocimiento previo de la existencia en el mercado de las bolsas plásticas resellables de esta marca y simplemente la imitó con el fin de beneficiarse del buen nombre y posicionamiento que tiene”; que “Se demostró que la marca fundamento de la observación se usa para distinguir productos o mercancías de la misma clase que la solicitada, pues ONE ZIPAC pretende amparar ‘bolsas plásticas con empaque resellable’ y ONEZIP distingue ‘bolsas plásticas con empaque resellable para múltiples usos en el hogar, tales como bolsas para reempacar y congelar comida’ ”; que “Las marcas en conflicto presentan confusión desde el punto de vista gráfico, dado que la solicitada reproduce íntegramente a la registrada y solamente se agregaron las letras AC al final que no le otorgan suficiente distintividad; fonéticamente se asemejan en su pronunciación que es idéntica, visualmente generan el mismo impacto y el consumidor las relacionará directamente, creyendo tienen el mismo origen empresarial”; y que “Al concederse el registro de ONE ZIPAC, se está permitiendo que la solicitante se beneficie del buen nombre y posicionamiento que tiene ONEZIP en el mercado de las bolsas plásticas resellables, lo que sin duda viola las normas marcarias internacionales”.

    En cuanto a la denuncia de violación del artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el actor sostiene, según el consultante, que “La Administración al momento de estudiar la confundibilidad de las marcas enfrentadas, no tomó en cuenta la notoriedad de la marca ONEZIP en la Clase 16 y declaró infundada la observación presentada por la demandante, vulnerando el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, pues como lo sostuvo en los actos acusados, las marcas confrontadas presentan similitudes fonéticas y ortográficas que las hacen confundibles entre sí y los productos que identifican son idénticos, aparte de que la notoriedad de ONEZIP fue debidamente probada con la declaración juramentada de Michael Nelly, Vicepresidente de TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC.”; que “En efecto, ONEZIP se encuentra en el mercado desde 1995 y en la comercialización de sus productos y sus bolsas plásticas resellables han alcanzado un gran posicionamiento, pues, según datos de la empresa consultora de mercadeo NIELSEN posee el 42% del mercado de esta clase de productos, lo que significa que ONEZIP está entre las cuatro marcas más importantes de bolsas resellables y es tan conocida como las otras tres que están en el mercado hace más de quince (15) años”; y que “Por consiguiente, la Administración al momento de realizar la comparación de las marcas ONEZIP y ONE ZIPAC debió analizar el carácter notorio de la primera, por cuanto los productos de esta clase gozan de una especial y mayor protección, para evitar que terceros se beneficien del buen nombre y posicionamiento que tienen en el mercado”.

    Y en cuanto a la denuncia de violación del artículo 81 de la Decisión 344, el consultante desprende de la demanda que “Al concederse el registro de la marca ONE ZIPAC a nombre de SELLOPACK S.A. se violó...

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