PROCESO No. 32-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 32-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION.

Caso: marca “CENO”.

Expediente Interno N° 2002-0343 (8333).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de mayo del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 27 de abril de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “El 14 de diciembre de 1992, LABORATORIOS BUSSIÉ BUSTILLO & CIA. S.C.A. (hoy LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.) presentó solicitud de registro de la marca CENO ... publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 386 de 17 de septiembre de 1993”; que “SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. presentó oposición al registro de la marca con fundamento en su marca ENO … para distinguir productos de la clase 5ª Internacional”; que “Mediante Resolución 24989 de 27 de diciembre de 1995, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la actora y negó el registro de la marca CENO. Interpuestos los recursos por LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., la División de Signos Distintivos consideró que la diferencia entre los signos en conflicto radicaba solamente en una letra que no le conferíaasignaba (sic) al solicitado suficiente distintividad, y confirmó la resolución impugnada”. De la demanda se desprende que “mediante la Resolución 25638 de fecha 28 de noviembre de 1996” se decidió el recurso de reposición.

   Además, el consultante señala que “Concedido el recurso de apelación, la Administración, mediante Resolución 2112 de 29 de enero de 2002 declaró infundada la oposición presentada por SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y concedió a LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. el registro de la marca CENO para distinguir ‘preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello y dentríficos’, comprendidos en la clase 3ª internacional”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, el actor denuncia la violación del artículo 136, literal a, “de la Decisión 486 por falta de aplicación al no abstenerse de registrar una marca que infringe derechos de terceros sobre una marca registrada con anterioridad y considerar que entre las marcas CENO (solicitada) y ENO (registrada) no existe riesgo de confusión”; que, a juicio del actor, “Las marcas en conflicto son confundibles y se asemejan de forma que pueden inducir al público a error, por las siguientes razones: La marca solicitada ampara todos los productos de la clase 3ª Internacional, mientras que la registrada ampara productos de la clase 5ª internacional. La relación y afinidad existente entre los productos amparados por estas marcas (productos higiénicos y productos para la limpieza, cosméticos, cosméticos medicados y otros) hacen evidente la conexión competitiva de los mismos que induciría al público a error en el evento de coexistir en el mercado, pues les atribuiría características equivalentes y un mismo origen empresarial. Apreciadas en conjunto las denominaciones ENO y CENO se observa que entre ellas existe un acentuado riesgo de confusión dado que las tres letras que componen la marca prioritaria (E-N-O) se reproducen en la marca solicitada (C-E-N-O) en idéntico orden. Sus sonidos vocálicos son iguales y su sílaba final es idéntica (NO) … la Superintendencia erróneamente consideró que existía diferencia conceptual entre las marcas que eliminaba el riesgo de confusión, cuando la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que las marcas son confundibles por uno cualquiera de los aspectos fonético, ortográfico o conceptual y que solo es necesario que se presente uno de ellos para que pueda predicarse la confundibilidad. No se requiere que sean confundibles en todos sus aspectos, basta que exista uno solo de ellos … la Administración incurre en error manifiesto al atribuirle un contenido conceptual a las palabras que carecen de él. La expresión CENO no tiene significado en español, particularmente si se analiza dentro del contexto que va a ser usada como distintivo de perfumes, cosméticos y lociones y el sector de consumidores a quien están dirigidos estos productos … Los signos en conflicto (ENO y CENO) son expresiones fantásticas que carecen de significado, por lo cual no deben ser cotejadas en su aspecto conceptual”.

   En la parte final de su demanda, el apoderado de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION sostiene que “vale la pena mencionar el criterio reiterado en varias oportunidades por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual, en caso de duda sobre el riesgo de confusión entre una marca registrada y una marca en vía de registro, el examinador deberá decidir en beneficio del titular de la marca registrada, quien tiene un derecho consolidado y en ocasiones, como ocurre en el presente caso, una clientela en torno de su marca, y grandes pueden ser los perjuicios que sufra por la presencia de otras marcas en el mercado que se confundan con la suya”, citando al efecto la sentencia dictada por este Tribunal en el Proceso 20-IP-97.

2. Contestación a la demanda

   El consultante informa que el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio “se opuso a las pretensiones de la demanda, considerando que de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; que “efectuado el examen comparativo y sucesivo de las marcas en conflicto no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre ellas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conducirían a error al público consumidor”; que “CENO, Clase 5, tiene suficiente fuerza distintiva que no permite su confundibilidad con ENO y por tanto, no induciría a error al público consumidor sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial, pues las dos expresiones evocan exactamente el mismo concepto e idea que sugieren y que permiten su coexistencia en el mercado”; y que “las resoluciones acusadas se ajustan a la normativa legal y no están viciados de nulidad”.

   También argumenta la Superintendencia citada, en su escrito de contestación, que “si bien la Decisión 344 como ordenamiento legal en materia de Propiedad Industrial se encontraba vigente...